130.专利权

1.专利制度的宏观经济影响

1.1 目标

完成本单元的学习之后，你应当能够：

1．讨论专利制度与经济增长之间的关系；

2．如想使你的发明发挥杠杆作用，说明获取专利的主要原因；以及

3．根据两个案例研究，讨论专利制度的作用与功能。

1.2 简介

1234专利制度和专利的影响(宏观经济观点)

1．专利与自由、公平的市场竞争

专利是国家赋予发明人排除他人在一定的期间内以商业方式利用其发明的权利，以此作为其公开发明的回报，从而使其他人可以从发明中受益。因此，发明的公开，在任何授予专利的程序中都是一项重要的考虑内容。在近期的竞争政策、政策推广研究活动及公共卫生政策领域，已讨论了专利权持有人利益与公众利益之间平衡的问题。在考虑每个国家相关政策和具体情况——包括经济、社会和法律背景——的条件下，找到其中最适宜的平衡点至关重要。

由于专利权的上述排他性，专利经常被比喻为“垄断”。不过，只要保持适度平衡，多数企业家、发明家以及决策者和立法者都会同意：“专利无须向专利权持有人授予垄断权力，多数有关专利的商业规范，都不会不合理地限制或推动对市场的垄断。专利权不是反垄断法字

面意义上的法定垄断”^{^[1]}。

许多发达国家和发展中国家正在或已经采用市场经济制度，这种制度允许工、商企业可在法律规定的某种限度内进行自由竞争。企业之间的自由竞争，被看作是满足经济供求关系和服务消费者与经济整体利益的最佳手段。不过，只要有竞争，就会出现不正当竞争的行为。无论占主导地位的政治制度或社会制度如何，在所有国家以及在任何时候，我们都会看到这种情况。

有时，人们会把经济竞争与体育竞争相提并论，因为两者都是以胜者论英雄。在经济竞争中，应由企业以最为经济和最令人(消费者)满意的条件，提供最具实用价值和有效的产品与服务。然而，只有所有参与交易活动的人，都按照一套既定的基本规则行事，才可能取得上述结果。违背经济竞争基本规则的行为，可以有不同的形式：从违法但无害的行为(此举可能出自最具诚信和认真的企业)，到蓄意伤害竞争对手或误导消费者的恶意过错，凡此种种。

制止不正当竞争的规则和防止限制性经营措施的规则(反垄断法)，是彼此相关的：它们都是旨在确保市场经济的有效运作。两者的作用可谓殊途同归，不过：反垄断法是通过防范限制贸易和滥用经济权力的方式来维护竞争自由；不正当竞争法则是通过强行性手段使市场经济的所有参与者，遵守相同的规则来确保竞争公平。尽管这两方面的法律分属不同领域，并相互补充，但它们却同等重要。仅通过保护工业产权是无法确保市场的公平竞争的。众多的不正当竞争行为，例如误导消费者的广告和违反商业秘密等行为，通常不是通过工业产权的特定法律来解决的。所以不正当竞争法，无论是从作为工业产权法的一种补充，还是为没有相关法律可以给予保护的客体提供一种保护类型而言，都很有必要。为发挥这一作用，不正当竞争法必须具有灵活性，依法进行的保护应没有任何诸如注册之类的手续。具体来说，就是不正当竞争法须能适应所有新形式的市场行为。这种灵活性不见得会导致缺少预见性的弊端。

2．专利政策与经济增长

决策者日益认识到专利的重要性和制定自己专利政策的必要性。二十世纪九十年代，数量越来越多的国家，在日趋显现的经济发展势头中，见证了这方面的种种事例；决策者从中认识到，知识产权制度(包括专利制度)作为鼓励私营部门重点对工业和科学领域的研发进行投资的制度性基础中一个重要因素，所发挥的作用。世界贸易组织(以下简称 WTO)《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称 TRIPS 协定)和国家间对如何履行 TRIPS 协定所规定的国际义务的辩论，引发了特别是与发展中国家专利相关的若干问题的政策讨论；讨论提高了决策者和公众在专利政策及其经济与社会影响方面的意识。

3．专利的经济影响

目前，人们对专利制度在经济发展中重要性的了解，仍然十分有限。有关知识产权(简称IP)保护(包括专利保护)带来经济回报的直观的、明显的例证，眼下尚没有得到充分地广泛接受。^{^[2]} 鉴于将知识产权保护的作用，从影响发展中国家经济的其他因素中剥离或不剥离出来的复杂性，要分析专利制度在经济发展进程中的作用，是比较困难的。^{^[3]} 在缺少令人信服的证据的情况下，就会有各种不同的理论和观点。有些论点认为，没有专利保护或专利保护薄弱，可以鼓励技术转让和通过复制或仿制进行技术学习；另外一些人则认为，专利制度提供了一种机制，鼓励通过直接投资和使用许可来从国外转让技术，这种间接作用是技术学习的有效手段。其他专家坚持认为，知识产权在经济发展中的作用，因产业差异和国情不同，可能需要针对个案进行具体分析。^{^[4]} 还有的专家则声称，知识产权保护形势的好坏，对外国直接投资(简称FDI)^{^[5]}有密切影响。低水平的知识产权保护，将妨碍某些类型的投资进入不同产业。

4．创新、研发与专利

专利统计资料不是说明专利制度与经济增长因果作用的充分证据。不过，根据经济与合作发展组织(简称 OECD)国家的商业研发投资模型，我们可以看到研发(简称 R&D)支出水平与授予专利活动两者之间的密切相互关系(参见图 1.1)。

资料来源：经济合作与发展组织及美国专利商标局 ^{^[6]}。

然而，在发展中国家中，这些国家的居民提出的专利申请和持有的专利(国内申请或专利)微乎其微。专利绝大多数是由外国居民拥有的。在多数发展中国家中，国内申请仅占总申请量的 1%至 8%。因此，专利制度的作用，对发展中国家专利制度的国内用户而言，就不很明显。有一系列理由可以解释发展中国家国民和居民取得专利水平较低的原因，其中包括大学和当地研究机构没有使用专利制度的情况。^{^[7]}

自测题 1：讨论专利制度与一个国家经济增长之间的关系。

人们对知识产权在经济发展中重要性的了解还十分有限。有些人认为，没有专利保护，或者对专利采取较弱的保护，可鼓励技术转让以及通过复制与仿制进行技术学习。其他人则认为：

― 专利制度提供了一种机制，鼓励通过直接投资和使用许可来从国外转让技术，这种间接作用是技术学习的有效手段；

― 知识产权在经济发展中的作用，因产业差异和国情不同，可能需要针对个案进行具体分析；以及

― 知识产权保护形势的好坏，对外国直接投资(FDI)有密切影响。低水平的知识产权保护，将妨碍某些类型的投资进入不同行业。

5 专利对企业与日常生活的影响

创新与创意是最成功企业的灵魂。就意念本身而言，价值甚微。它们需要得到开发，转化为创新产品或服务，并成功地进行商业化，使企业，特别是中小型企业(简称 SMEs)得以从创新与创造中获利。在把创意和发明转化为可以大幅度提升利润率的具有竞争性产品中，专利的作用举足轻重。

企业还可以运用专利，通过向具备使专利发明商业化能力的其他公司发放使用许可的方式，从使用费中获利。这种方式无须企业对发明的商业化投资，就可以为企业提供源源不断的来自企业雇员的发明收益。

使发明获得专利权的理由可以归纳如下：

专有权——专利提供专有权，通常可使权利持有人自提交专利申请之日起的二十年里使用和利用发明；

强有力的市场地位——借助这些专有权，你可以排除他人以商业方式使用你的专利发明，以此减少竞争并确立你在市场中的突出地位；

更高的投资回报——权利人为开发创新产品，已投入大量资金和时间，权利人在专有权的保护下，通过实现发明的商业化可使之获取更高的投资回报；

获得对发明进行使用许可或销售的机会——如你选择自己不利用专利，可以销售发明或许可另一企业使用权利进行商业化，使之成为权利持有人(你自己)的收入来源；

提高谈判实力——如你的企业正在通过使用许可合同获得使用另一企业的专利，那么你的专利组合将提高你谈判的实力。这就是说，你拥有的专利最终对作为你谈判对手的企业可能具有极大利益，同时你可以签订交叉许可协议。简而言之，就是可以在你的企业与另一企业之间交换专利权；

为自身企业树立积极形象——商业伙伴、投资者和利益相关者，可以把专利组合看作是你公司内部高水平的专门知识、专业化和技术能力的体现。这一点会证明对筹措资金、寻找商业伙伴和提高公司在市场的价值非常有用；

如你自己未申请专利，别人就可以为自己取得专利——在多数国家里(美国除外)，第一个为一项发明申请专利的个人或企业，对该专利拥有权利。实际上，这可能意味着，如果你不为自己的发明取得专利，或者假如权利持有人不为其雇员的发明取得专利，别人其后也开发出相同或类似的发明，他就也可以为自己的发明申请获得专利，并合法地把你的企业排除在市场之外，将你的企业活动限定在继续进行在先使用的范畴内(专利法对这种例外做出了规定)，或要求权利人为使用发明支付使用许可费。

如你自己不去取得专利，竞争者将利用你的发明——如果产品很成功，那么，其他竞争对手的公司，就会因利益驱动而争相使用你的发明制造相同产品，但却不对这种使用支付任何报酬。规模更大的企业，则会运用规模经济的优势，以更低廉的成本生产产品，并以更优惠的市场价格进行竞争。从而大大减少了你公司在市场的所占份额。甚至作为竞争对手的小型企业，也能生产同样的产品，而且其销售价格较低，因为它们无须对权利持有人的研发费用给予任何补偿。

自测题 2：如你想要使自己的发明发挥杠杆作用，讨论一下获取专利的主要理由。

专利可以使企业和企业家享有以下优势：专有权利；强有力的市场地位；投资的高额回报；发放使用许可的机会；提高谈判实力；树立积极的公司形象。与此同时，你应可以防止他人利用你的创意和发明

案例研究1

一家维修留声机的小企业，1946 年开张时寒酸简陋，职员不过 20 名左右；但获取一项专利许可的勇敢决定，却改变了这个企业的命运。1952 年，企业的创始人偶然听说了有关贝尔实验室一项发明——晶体管的信息。他与美国的西方电气公司(简称 WE)，即专利持有者，进行了接触，并取得了专利使用许可。当时，晶体管仅用在助听器上，西方电气公司(WE)并没有看到运用晶体管技术获得更大成功的商机。由于对这么小的公司是否能从晶体管开发出有价值的电器吃不太准，西方电气公司与该企业的工程师分享有关晶体管的有用技术信息。这家小型企业在 1955 年生产出第一台晶体管收音机，并使这一新产品一举打开市场销路，取得了巨大的成功。晶体管收音机的成功商业化，使这家小企业(之后这家企业易名为索尼(SONY)公司)跨入了全球电器市场。

自测题 3：讨论从本案例所学到的专利制度的作用。

―一个小企业取得成功的故事，至少可以说明专利制度对小型企业的下述功能与好处：

― 没有任何自己的领先技术的小企业，可以利用专利制度从另一公司(包括外国公司) 获取具有潜在成功机会的技术；

― 检索专利信息十分重要，因为它不仅能够为研发提供技术信息，而且还可以为建立商业伙伴和进行技术转让提供商业信息；以及

― 专利使用许可，能够为获取额外信息提供机会，这些信息对工程技术人员和初创企业的研发能力建设是极其有用的。

案例研究2

紧急自动输血器(简称 EAT-SET)是尼日利亚首都拉哥斯 Ikoyi Lagos 陆军医院 Oviemo Ovadje 博士的发明成果。该发明旨在便于回收手术过程中流出体腔的血液，并在过滤后重新输入病人体内。Ovadje 博士是于 1989 年开始研究 EAT-SET 项目的，当时仅有约合 120 美元的 18,000 奈拉的研究费用。由于后来得到尼日利亚政府的支持──提供了必需的研究环境── 这一项目终于能够引起联合国开发计划署(简称 UNDP)的注意，它为该项目的研究、开发和实验提供了资金来源。世界卫生组织(简称 WHO)作为执行机构参与了该项目。世界知识产权组织(简称 WIPO)和非洲统一组织(简称 OAU)也认可了 Ovadje 博士的发明。1995 年，他被称之为非洲最佳科学家，并因救助通常死于异常怀孕(异位妊娠)的妇女的科学工作，而被授予 WIPO/OAU 金奖。由于有了 UNDP 的帮助，Ovadje 博士的发明获得了专利保护。目前， EAT-SET 设备已在其他 9 个国家受到专利保护。Ovadje 博士还在其他九个国家获得了 EATSET 的商标保护。EAT-SET 实业公司于 2001 年 4 月成立。建立这一公司的主要目标，是促进 EAT-SET 设备的商业化。尽管还处于“未成年”阶段，但该公司已吸引了若干公营和私营投资者，迄今投资额已达到近 100,000 美元。Ovadje 博士认为，EAT-SET 实业公司持有的专利和商标，在增强投资者的信心方面起了关键的作用。据 Ovadje 博士讲，投资者愿意在该公司投入约 100 万美元。

自测题 4：从本案例中，我们可以了解专利制度的哪些功能？

这一事例说明，有力的专利保护在吸引资金使新产品商业化方面，是如何发挥重要作用的。在有市场销路和潜在投资者的外国，寻求专利保护也是可取的。研究人员通常不具备商业技能，专利制度可以使之找到适宜的手段，制造利用其发明的新产品，并实现产品的商业化。

[1] 美国联邦贸易委员会http://www.ftc.gov/os/annualreports/index.shtm

[2] Keith E. Maskus, 全球经济中的知识产权（华盛顿，DC.：国际经济研究所，2000 年 8 月）

[3] Fred Abbott，电子邮件讨论论文（1998 年 4 月 28 日），知识产权与经济发展。

[4] 同前。Abbott 还写到“…专利保护可能对制药工业发展的作用，不同于对汽车工业发展的作用。专利保护可能对于与最不发达经济相比较而言的新兴工业化经济的发展有着不同的影响”。

[5] Maskus，全球经济中的知识产权，表 4.9，126（来源：Mansfield 1994）。

[6] 图例说明：AU（澳大利亚）、BE（比利时）、CA（加拿大）、CH（瑞士）、DE（德国）、DK（丹麦）、ES（西班牙）、FI（芬兰）、IE（爱尔兰）、IS（冰岛）、IT（意大利）、JP（日本）、KR（韩国）、MX（墨西哥）、NL（荷兰）、NO（挪威）、PL（波兰）、SE（瑞典）、TR（土耳其）、UK（英国）、US（美国）。

[7] 埃塞俄比亚知识产权局代理局长Getachew Mengistie先生撰写的WIPO专利议程研究，A/39/13 Add.1,可在下列网址获得：http://www.wipo.int/documents/en/document/govbody/wo_gb_ab/doc/a_39_13add1.doc

2.专利申请

2.1目标

完成本单元的学习之后，你应当能够：

1．叙述可授予专利的主题和专利保护的条件；

2．用一段文字描述提出专利申请的主要程序步骤；

3．列举专利申请中最重要的组成部分；

4．解释专利申请文件各个部分的作用；

5．概括描述专利申请的特征是什么；

6．解释国际专利分类(简称 IPC)号对专利检索的作用，以及世界知识产权组织(以下简称 WIPO)在专利分类和信息检索的国际协调方面所发挥的作用；

7．了解不同国家的专利申请程序，并知悉其所采用的审查制度类型；

8．用 100 字描述专利申请的不同用途；以及

9．使用专利号检索专利申请。

2.2 背景

在第一单元中讲到，专利是国家赋予发明人排除他人在一定的期间内以商业方式利用其发明的权利，以此作为其公开发明的回报，从而使其他人可以从发明中受益。这意味着，专利将发明人对于人类技术知识所做出的全新贡献，作为一个确定的领域奖励给了发明人。换句话说，对于已经进入公有领域，或者属于他人所有的知识，不应当授予专利权。专利权应当仅仅给予那些真正新颖的，而且如果没有发明人的显著贡献就不可能产生的发明。

2.2.1 专利申请

几个世纪以来，在许多国家，专利权是基于国家授予专利的决定而产生的。为了做出这样的决定，各国实行了不同形式的审查制度，以审核这些想要获得专利保护的要求是否有效和合法。

2.2.2关于可专利主题的简要讨论

首先，为了获得专利保护，发明必须属于“可专利的”主题。其次，并非每一个新产品或研究成果都自动成为一项“发明”。应当指出，在专利申请被授予专利权之前，应当满足若干法律规范的要求。第一个阐明这种要求的国际条约是《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称 TRIPS)。专利法律制度经过几个世纪的发展，绝大多数国家的专利法中所采用的基本原则和可专利性标准逐渐趋同，将专利申请限制在有可能为人类社会带来切实益处的发明范畴之内。因此，并非所有“发明”都是可以获得专利的。

一项发明要获得专利保护，必须属于可专利的主题。可专利的主题由法律规定，一般以限定不予专利保护的主题的方式来界定，基本原则是专利保护适用于所有技术领域的发明。如前所述，TRIPS协定建立了各国在其知识产权管理和保护的法律中应当体现的最低标准。TRIPS协定第 27 条就涉及“可专利主题”。(参见http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3c_e.htm#5 )

值得指出的是，在大多数国家法律中，具有可专利性的“主题”，都是通过限定哪些主题不具有可专利性的方式来体现的。任何时候，从“做以前没有做过的事”的意义上鉴别发明的性质，不是一件容易的事。形象地说，技术的最新发展，为在人类社会创设专利权之初从未想到过的许多新型发明打开了获得专利权的大门。因此，“可专利主题”的范围应当是十分广阔的。不具有可专利性的主题包括：

― 自然界中已存在物质的发现；

― 科学理论或数学方法；

― 除微生物之外的植物和动物品种，以及基本上属于生物学的植物和动物的繁殖方法，非生物学方法和微生物方法除外；

― 方案、规则或方法，例如纯粹的商业方法、表演技艺、玩游戏的智力规则；

― 对于人或动物的治疗方法，或实施于人体或动物体的诊断方法(但使用这些方法的产品除外)。

TRIPS 协定(第 27 条第 2 款)还规定，成员方可以排除对于某些类型发明的专利保护，例如其商业实施违反公序良俗的那些发明。

“如果为了保护公序良俗，包括保护人类、动物或植物的生命及健康，或者为避免对环境的严重破坏，在有必要在成员的地域内禁止某些发明的商业性使用的条件下，各成员可以排除这类发明的可专利性，只要这种排除不应当仅仅由于该成员的域内法律禁止该发明的使用。”

例如，一个国家可以规定，即使一种从环境中排除氧气的方法具有某种用途，并且是新颖的、具有创造性和实用性，也不授予该发明专利权。某些发明，例如，(对于人类而言)高度危险的产品，或者可能延误或妨害医疗的外科手术方法，有可能违反“公序良俗”，也可出于政策考虑而排除其可专利性。在这些情况下，立法者可能认为，在商业上禁止这类专利的使用，可能不如在这些领域中专利保护的利益更为重要。

2.2.3可专利性

关于所有技术领域的发明的可专利性(TRIPS 协定第 27 条第 1 款)，大多数国家的专利法都包含用于判断一项要求保护的发明是否可以授予专利的三个基本标准。这些标准将在第四单元中详述。简单地说，TRIPS 协定规定，一项发明必须属于“可专利的主题”，并且应当是：

― 新的(或“新颖的”)

― 具有创造性的(新的，或者是“非显而易见的”)；及

― 能够在工业中应用的(或者具有“实用性”，或者是“有用的”)。另外，大多数国家要求专利申请中对于发明的公开应满足特定标准。以下是对技术公开要求的简要介绍。

2.2.4 明的技术公开

将发明向公众公开是可专利性的一个重要方面。原则上，只有当专利申请充分公开了发明内容时，国家才会授予发明人专利权，期限通常为 20 年。作为对这种在一定期限内的权利的回报，专利申请必须足够清楚地公开发明，使得本领域技术人员能够实现该发明。授予发明人专利权是为了鼓励工业研究、开发和创新。这意味着，即使专利权仍然处于有效状态，其他研究者也可以在他们的研究中利用相关发明，为教育目的而使用相关发明。技术说明，也就是对于如何实施新技术的描述，应当作为专利申请的一部分提交给专利局。技术说明通常会自申请日起 18 个月后对公众公开。现在，公共电子数据库中关于专利申请程序和专利申请的信息不断增多，人们通过互联网即可获知大量相关信息。

自测题 1：你能例举出通常不具有可专利性的两类事物吗？近些年来，在有关确定专利主题的问题上，哪个国际条约发挥了指导作用？

可专利主题是由国家法律规定的，通常以列举不予专利保护的主题这种形式来界定。《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS 协议)确定了近年来关于可专利主题的讨论的最低要求。可能被排除可专利性的主题包括：

― 自然界中已存在物质的发现；

― 科学理论或数学方法；

― 除微生物之外的植物和动物品种，以及植物和动物的基本上属于生物学的繁殖方法，非生物学方法和微生物方法除外；

― 方案、规则或方法，例如纯粹的商业方法、表演技艺、游戏的智力规则；

― 对于人或动物的治疗方法，或直接实施于人体或动物体上的诊断方法(但使用这些方法的产品除外)；

― 可能违反公序良俗的某些发明 (TRIPS 协定第 27 条第 2 款)。

自测题 2：你能列出发明人为了使其发明获得专利保护，而必须确保其发明具备的三个特征吗？

TRIPS 协定规定，一项发明必须属于“可专利的主题”，并且应当是：

― 新的(或“新颖的”)；

― 具有创造性的(新的，或者是“非显而易见的”)；及

― 能够在工业中应用的(或者具有“实用性”，或者是“有用的”)。

2.3 一件专利申请的不同部分

专利申请通常包括一份请求书、一份说明书、一项或多项权利要求及一份摘要，为了帮助理解发明，必要时还包含一幅或多幅附图。专利申请还应当写明发明人和提供关于申请人资格的法律文件。

l 请求书包含要求专利保护的意思表示和一些详细信息，例如发明名称、申请人姓名和地址，如果有代表人的话，还应包括代表人的信息，等等；

l 说明书包括对发明的具体描述，所规定的内容应按照规定的顺序撰写。

l 权利要求限定寻求保护的内容，确定专利保护范围。在说明书中公开，但是没有包含在权利要求中的内容，将成为公有领域的一部分。作为一般规则，每项权利要求应该清楚、简要，得到说明书的支持，同时依据规定的方式撰写。

l 摘要仅仅用于提供技术信息；特别需要指出的是，它不能被用于解释权利要求。

自测题 3：专利申请主要包括哪些部分？

提出专利申请的主要步骤是提交一套文件，包括请求书、说明书、一项或多项权利要求，摘要以及附图(必要时)。专利申请还应当写明发明人和提供关于申请人资格的法律文件。

2.4 提交专利申请的程序

获得一项专利的第一步，是向专利局提交一份专利申请。当事人需要对技术和法律的相关问题加以了解，以便在向主管局提交申请前，撰写一份合适的专利申请。尽管有时无需专利代理人的帮助，也可以提出专利申请，但向专家咨询是非常明智的，这不仅是为了撰写申请文件，而且还为了应对专利局的审查过程。 (如果想了解更多有关专利撰写方面的内容，访问 WIPO 学院网站，研修专利撰写课程，一定会有所裨益)。有些国家规定，在该国没有固定居所的申请人，必须委托有资格的专利代理人代其在专利局办理各项事务。

极其重要的一点是，不要在提交专利申请之前向公众公开发明内容，因为在许多国家，这类公开会破坏发明的新颖性。

在受理一件专利申请之后，专利局通常会经过一系列的审查过程之后才授予专利权。主要包括三个环节，即

― 形式审查；

― 实质审查；及

― 专利授权及授权公告。

在每一个审查环节中，常规的审查程序表现为对话形式，一般是专利局的审查员与申请人之间的书面沟通。从某种意义上说，专利代理人担当的是中间人角色，负责接收专利局发出的通知书，为申请人采取合适的应对提供建议，执行申请人的指令，及按照专利局通知书的要求进行答复。

2.4.1 形式审查

形式审查包括，从形式要求的角度，检查申请是否包含所有相关信息，是否应当提交其他必要的文件。所说的形式要求包括缴纳申请费和提交齐备的申请文件。在形式审查程序中，申请人会被给予机会改正被指出的任何缺陷，如果申请人没有在指定期限内改正这些缺陷，专利局将驳回该申请

2.4.2 实质审查

实质审查程序的目的，在于在对一申请做出专利授权决定前，确定该申请满足可专利性的条件，例如新颖性、创造性和工业实用性。在实质审查程序中，申请人会被给予一个机会克服任何可能导致申请被驳回的缺陷。并非所有专利局都进行实质审查。一些国家的专利局，基于形式审查的结果和请求获得专利的发明是否满足某些要求，例如不属于不授予专利的主题，来做出授权决定。在这种专利制度中，专利的真实有效性以及相关发明是否满足可专利性的要求，都是由法院在法律诉讼中加以检验的。依据法律规定的审查程序，应当进行检索，以确定发明所属技术领域的现有技术。专利法所称的“现有技术”是指，在专利申请的优先权日以前公开的，发明所属技术领域的出版物和公知常识。检索可以与实质审查分开并在先进行，或者同时进行。检索时，专利局在其收藏的文献中进行查找，以确定是否存在任何文献，其中记载了与申请所述相同或相似的技术方案。检索是在根据不同技术领域而设计的某种检索编码，例如按照国际专利分类表(简称 IPC)确定的编码编排的一个专利文献数据库中进行的。(参见下图一，公开号和分类号)。利用这些编码，专利审查员可以在相关数据库中检索已公开的文件。技术期刊中的文章和其他所谓的非专利文献，可以作为这些专利文献的补充。这些文献收藏的总和，通常被称为“检索文档”。检索首先应当覆盖直接相关的技术领域，然后可以延伸到相近领域，但是，这种延伸必须由审查员根据个案情况判断。

本节最后为你提供一个非常简单且直观的内容，以使你能够进一步了解国际专利分类 ( 简称 IPC) 法，相关内容也可以在以下网址中找到：

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html 。

IPC 的目的在于，以统一的方法对技术进行分类，以便利用 IPC 分类体系，更容易地检索专利文献。如上所述，专利审查程序的一个关键步骤，是对公开文献进行现有技术检索，以检验一项发明是否满足法律规定的授权条件，如新颖性和创造性。IPC 提供了一个对技术进行分类的统一体系，使得能够对公开的文献进行有效的现有技术检索。没有 IPC，检索现有技术将是复杂的，检索的结果也可能是不可靠的。

2.4.3 授予专利权

如果经过审查得出有利于申请人的结论，并且没有人提出异议，或者所提出的异议不成立，专利局将对该申请授予专利权。在专利登记簿中记载专利的详细信息，并向申请人颁发专利证书。接着，专利局进行授权公告以便公众查阅。一些国家为确保专利申请所包含的技术信息可以被尽早分享，自申请日(或“优先权日”)起 18 个月之后就将专利申请予以公布。

作业 1：在这一阶段学习中，请查询相关网页，或者与你所在国家的专利局联系。了解并描述如果你在本国提出一件专利申请，该申请会经过什么样的审查程序。在网页http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp中列出的网址并不完全，但是对于你完成这项作业应该会有帮助。

对于申请专利的任何人来说，了解国际专利分类(IPC)都是十分重要的。IPC 是涵盖所有技术领域的分级式分类体系，它对于有效地检索现有技术或在先专利信息是不可缺少的。考虑到技术发展，IPC 被定期修订，以确保为专家和非专家
提供一个对用户更加友好和更加易于掌握的专利分类和检索工具。

国际专利分类(IPC)

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html

《国际专利分类斯特拉斯堡协定》(1971 年签订，参见http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/)为各类发明，包括在已公开的专利申请、实用新型及实用证书中记载的发明提供了一个通用的分类标准。IPC是一个分级式分类体系，它将所有技术领域划分若干部、大类、小类和组。这个体系，对于为判断发明的新颖性或判断特定技术领域中的现有技术状态而进行的专利文献检索是不可或缺的。为了不断改进该体系，并体现技术的发展，每个一段周期就会对该分类体系进行修订。目前，IPC分类表第八版已于 2006 年 1 月 1 日生效。

对于申请专利的人来说，不论是提出国家申请，还是国际申请，这种按照技术部和分部划分的架构都是很好的信息来源，可以用于判断他们的发明是否新的，或是已被他人享有权利或者要求获得权利。

整合并将所有技术划分为八个部

A 部－人类生活必需

B 部－作业、运输

C 部－化学、冶金

D 部－纺织、造纸

E 部－固定建筑物

F 部－机械工程、照明、加热、武器、爆破

G 部－物理

H 部－电学

A 部－人类生活需要分部：农业

A01 农业；林业；畜牧业；狩猎；诱捕；捕鱼

分部：食品；烟草

A21 焙烤；焙烤用面团

A22 屠宰；肉品处理；家禽或鱼的加工

A23 其他类不包含的食品或食料；及其处理

A24 烟草；雪茄烟；纸烟；吸烟者用品

分部：个人或家用物品

A41 服装

A42 帽类制品

A43 鞋类

A44 服饰缝纫用品；珠宝

A45 手携物品或旅行品

A46 刷类制品

A47 家具(车辆座位的装配或使座位适用于车辆的入 B60N)；家庭用的物品或设备；咖啡磨；香料磨；一般吸尘器(梯子入 E06C)

分部：保健；娱乐

A61 医学或兽医学；卫生学

A62 救生；消防(梯子入 E06C)

A63 运动；游戏；娱乐活动

B 部－作业、运输(其后为技术分类的所有八个部)

http://www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/ipcen.html

第二单元实例 1：

某农民为了获得高质量的农产品而使用了某种施肥方法，他一直生产并在当地出售这些农产品。该农民可能向你咨询，他是否可以将一直用来使农产品质量更佳的这种特殊肥料申请专利。在你获得更多相关信息之前，你首先应建议他将该方法保密(如果他已将细节告知于你，你甚至应该与其签署一份保密协议)。你首先要做的是通过访问 WIPO 专利检索数据库(http://www.wipo. int/pctdb/en/)，了解他的所谓新方法是否为公知常识或市场上已有近似方法存在。如果使用一般关键词只检索到具有较小相关性的专利文献，你可以通过在 IPC 的“人类生活需要”分类部内指定具体的大类、小类及大组，进行具体检索。在 PCT 检索数据库中，你可以在国际专利分类栏中键入 A 01C-15/00 或 A 01C-21/00 分类号进行检索。这样就会找到该分类号中已有的专利文献。如果该方法确实是新的，你可以建议该农民向国家专利局提出专利申请，而在提出专利申请之前，他还应该继续对技术信息加以保密。

2.5 申请日

专利的申请日是一个非常重要的内容。在进行形式审查之前，首先要对申请是否满足确定申请日的所有要求进行审查。这是一项基础性的审查，因为如果不确定申请日，申请就会被视为未提出，也不会进入后续审查程序。

申请日被用作某些期限的起算日，例如专利保护期限，或者必要时，作为在另一国家在后申请的优先权日。《保护工业产权的巴黎公约》(也以引用方式结合在TRIPS协定中)规定，成员国的国民在首次申请专利之日起一年内(12 个月，参见http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020. html#P83_6610 )，就同样的发明在其他成员国申请专利可以“主张优先权”。该权利通常被称为“巴黎公约优先权”，第三和第四单元将对此做进一步说明。

举例来说，如果你于 2005 年 1 月在本国首次提出了一件专利申请，那么你在十二个月内，在任何感兴趣的其他国家申请专利，都可以享受你于 2005 年 1 月首次递交申请的申请日，这意味着你享有优先权日。在进行新颖性和创造性判断时，申请日(或优先权日)对于选择相关的现有技术而言极为重要。

申请日通常为专利局收到一份完整的、满足最低要求的专利申请文件之日，申请文件应当包括：提出专利申请的明确意思表示；使专利局能够确认申请人身份及其联系地址的相关信息；以及看起来像是说明书的内容。为了获得申请日的目的，并不一定需要提供上述所有文件。但是，建议在第一时间提交完整的申请文件。申请人可以在申请日之后一定期限内，满足一件完整的专利申请应当符合的其他要求，而不会导致其申请日的丧失。

2.6 专利申请实例(国家和地区专利局的申请)

2.6.1国家专利申请实例(图 1)

(来源：Patent Fetcher^TM)

(专利申请号 EP1813178)

2.6.5 PCT申请实例(图 5)

http://www.wipo.int/pctdb/en/(专利公告号 WO2005/042570)

在上述 5 个实例中，专利申请还包含所引用的专利文献和申请专利保护的国家列表。此外还提供了 WO2005/042570A1 专利的权利要求书作为示例。另外三件专利申请的权利要求书,作为你下一次作业的题目。

作业 2：请利用每页页首所列网址后面的专利号，查看实例图 1 至图 5 所示专利的权利要求部分。也可以通过在 Google 搜索引擎中写入专利文档号，来搜索美国的专利申请。这将有助于你熟悉如何查找专利文献。

请打印上述专利文件的权利要求书，放置在你的讲义夹或笔记本中。在第四和第五单元中，你将学习更多的有关专利申请权利要求及其法律效力的内容。

正如你在专利申请中所看到的，其中提及了与该申请相关的在先发明。通过专利局的审查和授权程序，被授权的专利将被给予一个专利号并予以授权公告(经过某些修改)。

如果你进行了作业 2 中所要求的检索，找到了完整的专利申请文件，你会注意到，为了满足申请人、专利局以及对于申请的发明具有相关知识的第三方对于专利申请的不同审查，包括实质性审查，专利申请对于其发明的描述是清楚而又简明的。因为专利申请中包含丰富的信息，他们对公众、专利审查员及发明人具有多种用途。专利文献可以用作新技术的简短广告、确定新发明的信息来源(对于授予专利的专利局)、专利权许可协议的基础(对于发明人)、教学工具(对于公众和教育机构)、判断新技术新颖或相似程度的方法，以及商业投资可行性分析的工具(对于发明人)，等等。

值得指出的是，过去无法通过电子方式提出专利申请。但是，在信息化时代，由于网络技术和服务的进步，可以更容易地完成专利申请、专利审查及专利授权程序。有一些网络服务机构专门从事专利检索和分析工作。

自测题 4：审查员检索专利文献的主要原因是什么？

专利审查员在专利申请审查程序中进行检索，是为了确定发明所属技术领域内的现有技术。

自测题 5：专利申请主要包括哪些部分？它们的主要作用是什么？

专利申请的主要内容包括：

l 请求书，其中包含要求专利保护的意思表示和一些详细信息，例如发明名称、申请人姓名和地址，如果有代表人的话，还应包括代表人的信息，等等；

l 说明书，其中包括对发明的具体描述，其内容应按照规定的顺序撰写。

l 权利要求书，它限定寻求保护的内容，确定专利的范围。在说明书中公开，但是没有包含在权利要求中的内容将成为公有领域的一部分。作为一般规则，每项权利要求应该清楚、简要，得到说明书的支持，同时依据规定的方式撰写。

l 摘要，它仅仅用于提供技术信息；特别需要指出的是，它不能被用于解释权利要求。

2.7 小结

极其重要的一点是，不要在提交专利申请之前向公众公开发明内容，因为在许多国家，这类公开会破坏发明的新颖性。

获得一项专利的第一步是向专利局提交一份专利申请。

应当知道，并非任何发明都符合专利保护的条件。一项发明必须属于可专利主题。不具有可专利性的主题包括：

― 发现自然界中已经存在的物质；

― 科学理论或数学方法；

― 除微生物之外的植物和动物品种，以及基本上属于生物学的植物和动物的繁殖方法，非生物学方法和微生物方法除外；

― 方案、规则或方法，例如纯粹的商业方法、表演技艺、玩游戏的智力规则；

― 对于人或动物的治疗方法，或直接实施于人体或动物体上的诊断方法(但使用这些方法的产品除外)；

― 可能违反公序良俗的某些发明 (TRIPS 协定第 27 条第 2 款)。

关于所有技术领域的发明的可专利性，判断一项要求保护的发明是否可以授予专利有三个基本标准。发明应当是：

― 新的(或“新颖的”)；

― 具有创造性的(新的，或者是“非显而易见的”)；及

― 能够在工业中应用的(或者具有“实用性”，或者是“有用的”)。

此外，专利申请必须足够清楚地公开发明，使得本领域技术人员能够实现该发明。专利申请的技术说明书，通常会在自申请日起 18 个月后对公众公开。现在，公共电子数据库中关于专利申请程序和专利申请的信息不断增多，人们可以直接通过互联网获知大量相关信息。 WIPO 的专利检索网站 http://www.wipo.int/pctdb/en/就是一个很好的例子。在受理一件专利申请之后，专利局通常会经过一系列的审查过程之后才授予专利权。主要包括三个环节，即：

形式审查；
实质审查；及
专利授权及授权公告。

如果你对这个话题感兴趣的话，了解专利局的审查制度，对于你申请专利和核查他人专利的法律状态都是十分重要的。这是因为，并非所有专利局都进行实质审查。一些国家的专利局，基于形式审查的结果，和请求获得专利的发明满足某些要求，例如该发明不属于不授予专利的主题，来做出授权决定。在这种专利制度中，专利的真实有效性，以及相关发明是否满足可专利性(其实质的内容)的要求，都是由法院在法律诉讼中加以检验的。

有些专利局进行检索。检索的目的是确定发明所属技术领域的现有技术。专利局借助包括国际专利分类号(IPC)在内的一些方式，在其文献收藏中进行检索。

专利申请一般包括：

请求书；
说明书；
一项或多项权利要求；及
摘要(为了帮助理解发明，必要时还包含一幅或多幅幅图)。

专利申请还必须写明发明人和申请人享有申请专利资格的法律依据。

专利局网站列表和其中所包含的信息，是更新有关专利局专利申请程序的有用信息来源。在信息化时代，由于互联网技术和服务的发展，专利申请、审查和授权程序更为便捷。

3.国际专利体系的不同层面(国家、地区和国际的选择)

目标

完成本单元的学习之后，你应当能够：

说明获得专利保护的不同选择；

描述选择提出国家专利申请、地区专利申请或是国际专利申请的现实原因；

至少指出三个提供地区专利保护的协议；

列举由 WIPO 管理的四个国际条约及它们的主要特征。

在寻求国际专利保护时，申请人或其代表人有多种选择。他们面对的是国家、地区和国际层面的复杂程序和所适用的不同专利法律。下面详细探讨在一个或多个国家就一项发明获得专利保护的各种选择。

1．国家专利法律/立法

正如你在第二单元的作业中认识到的，发明人通常首先在自己的国家提出专利申请。其出于如下几个原因：

国家专利法可能要求申请人首先在本国提交专利申请，或者在向外国提出专利申请前获得向外申请专利的批准。

现实原因，例如，使用本国语言提交申请或与专利局沟通的可能性，紧急时刻提交申请的便利性，及为尽快获得第一份检索报告在同一时区(申请人与本国专利局没有时差)进行检索的便利性，以本国货币支付专利费用的便捷性等。

《保护工业产权巴黎公约》(简称《巴黎公约》，在本单元第三部分有所介绍)第 4 条规定，申请人在 12 个月期限内向其他国家提出专利申请享有优先权。巴黎公约和世界贸易组织(简称WTO)成员国的申请人有资格享有这种优先权。对于非巴黎公约成员国，一些国家法律依据双边的互惠原则承认优先权。这意味着，申请人在向本国专利局提出申请后，有一年的时间来决定向哪个外国国家继续提出专利申请。

自测题 1：向本国专利局提交专利申请的原因是什么？

在此输入你的答案：

标准答案 1：

某些情况下，申请人在本国提出专利申请，是国家专利局的要求。

在向本国提出专利申请的若干现实原因中，申请人或者专利代理人与专利局之间在审查程序中能够方便和快速地(使用母语)进行沟通，缴纳注册费用时不需支付银行手续费或没有国际银行转账的管理程序，是最为重要的好处。

正如上图所示，巴黎公约成员国的申请人，可以首先申请一项国家专利申请，随后在自其本国专利申请的优先权日(或申请日)起 12 个月内向其他成员国提出申请。因此，提出国家专利申请，使得申请人可以有长达 12 个月的时间期限，向其他国家专利局提出申请。这意味着，其他人在这 12 个月内在上述其他国家就相同发明提出的专利申请，都有可能因为缺乏新颖性而被驳回，因为首先提出申请的人享有优先权。

2．地区专利法律/立法

现在已有一些地区性专利协议。尽管地区性协议的目的都在于协调和简化程序，以

方便用户，但它们之间也显示出一些根本性区别。下列为一些地区性协议：

· 《欧洲专利公约》(截至 2008 年 9 月有 35 个成员国和 4 个延伸国)

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/ep/ep001en.pdf

· 《欧亚专利公约》(截至 2008 年 9 月有 19 个成员国)

http://www.eapo .org/eng/documents/konvenci.html http://www.wipo .int/clea/docs_new/pdf/en/ea/ea002en.pdf

· 《哈拉雷议定书》(非洲地区知识产权组织(简称 ARIPO))(截至 2008 年 9 月有 16 个

成员国)

http://www.aripo.org/Documents/Protocols/Harare%20Protocol%202002.pdf http://www.wipo .int/clea /docs_new/pdf/en/ap/ap006en.pdf

· 《班吉协定》(非洲知识产权组织(简称 OAPI))(截至 2008 年 9 月有 16 个成员国)

http://www.oapi.wipo.net/doc/en/bangui_agreement.pdf http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/cg/cg003en.pd f

· 《安第斯共同体关于知识产权共同体系的第 486 号决议》(截至 2008 年 9 月，有 4 个成员国，5 个准成员国和 2 个观察员国)

http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/D486e.htm http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/ac/ac005en.html

· 《海湾阿拉伯国家合作理事会专利规则》(海湾合作理事会(简称 GCC))(截至

2008 年 9 月有 6 个成员国)

http://library .gcc-sg.org/English/Books/patent2006.htm http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/qa/qa003en.pdf

· 欧洲共同体的有关立法

http://www.wipo.int/clea/en/search/query.html?col=cleadocs&la=en&qt=european+community&qp =

2.1 某些地区性协议的特点

2.1.1 欧洲专利公约、欧亚专利公约以及哈拉雷议定书允许申请人向地区专利局提出旨在获得地区专利保护的专利申请。基于申请人的选择，他/她也可以通过其所在国家的专利局提出申请。申请人在其申请中，选择指定期望获得专利保护的相关地区协议的成员国。随后，地区专利局在其职责范围内对申请加以处理，包括进行新颖性检索及实质审查，做出授予或拒绝授予专利权的决定。如果被拒绝授予地区专利，在规定条件下，申请人还可以将其地区申请转成国家申请。授权后的维持费或者先向地区专利局支付，然后由其分配给指定国家(欧亚专利和 ARIPO 专利)，或者直接向国家专利局缴纳(欧洲专利)。欧洲专利授权后，为了使得相关专利在国家生效，申请人必须满足某些国家要求，例如提交译文。

2.1.2 班吉协定规定 OAPI 专利在所有 OAPI 成员国内有效。OAPI 局就相当于所有成员国的国家局，专利维持费须向 OAPI 局缴纳。

2.1.3 另一种地区协议是确立一个知识产权共同体系，如安第斯共同体，一个具有国际法律地位的附属区域组织，现由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔，秘鲁和委内瑞拉 5 国组成，其机构和制度构成了安第斯一体化体系(简称 AIS)。其成员国通过第 486 号决议，批准建立了一个新的知识产权共同制度，该制度于 2000 年 1 月开始实施。五个成员国适用同样的法律，但是申请人可以仅向各自的国家局提出专利申请。它没有设立地区专利局，国家数据库相互连接，一个国家的官方知识产权公报及公告必须传送给其他成员国的国家局。

2.1.4 海湾阿拉伯国家合作理事会(海湾合作理事会(简称 GCC))的专利法规规定，可以授予在全体成员国(巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)有效的专利。GCC 的专利局行使地区专利局的职责，负责收取它所授予专利的年费。

申请人也可向任何一个国家局提出国家申请。

2.1.5 欧洲共同体在知识产权的不同领域通过了一系列指令、规则和决议。成员国有义务使其法律、细则和行政规程的规定遵守这些规则和指令。

欧共体通过的此类指令有：

第 98/44/EC 号生物技术指令。生物技术指令规定了在欧洲范围内授予生物技术发明专利的共同标准，无论申请人是按照欧洲专利公约，还是按照成员国国内法寻求专利保护，均需遵守该指令。

2000 年 8 月 1 日议案，该议案涉及共同体专利在整个共同体内具有同等效力的理事会规则。共同体专利只能在整个共同体范围内授权、转让或被宣告无效。

2002 年 2 月 20 日议案，该议案涉及计算机生成的发明的可专利性的指令，该指令试图在计算机生成的发明的可专利性问题上，协调欧盟成员国的国内法，以使可专利性条件更为透明。

自测题 2：向地区专利局提出专利申请的现实原因是什么？

在此输入你的答案：

自测题 2 标准答案：

顾名思义，“地区”专利局设立的目的，在于最大程度地简化在同一地区内专利申请的程序。考虑到专利申请人在本国之外提出申请的行为日益增多，地区专利局已经开始尝试降低管理及翻译成本和时间，以方便申请人。例如，在专利申请进入申请人选择的国家并接受依据其本国法而进行的实质审查前，大多数地区专利局对申请进行形式审查。由于仅需提交一份申请，而不是向各国分别提交一份申请，因而能够降低成本。

大多数地区专利局的目标，不仅在于协调成员国的专利申请程序，而且在于为整个地区利益协调实体法规范。例如，欧洲专利局经常颁布各种指令，要求成员国的国家法与指令的实质规定相一致。这就使得欧洲各国能够根据诸如 98/44/EC 指令的规定，解决“可专利的主题”等各种问题。

自测题 3：你能指出至少三个规定地区性专利保护的协议吗？请访问为了使

你熟悉各个地区专利局的特征而提供给你的网站。

在此输入你的答案：

自测题 3 标准答案：

《班吉协定》(非洲知识产权组织(简称 OAPI))

《欧洲专利公约》

《哈拉雷议定书》(非洲地区知识产权组织(简称 ARIPO))

提示：请熟悉各地区专利局的特征、它们所协调的专利形式及实质审查程序，以及它们的灵活性和局限性。如果你有什么问题，请向你的指导教师请教。

3．专利国际条约

3.1 《保护工业产权巴黎公约》(简称《巴黎公约》)，1883 年签订，(截至到

2008 年 9 月，共有 173 个缔约国)

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/

在工业产权领域的国际条约产生之前，由于各国法律的差异性，在世界不同国家获得工业产权保护是很困难的。此外，为了避免在一个国家对发明的公开导致在另一个国家专利申请的新颖性的丧失，申请人不得不几乎同时在所有的国家提出专利申请。这些现实问题引起了克服此类困难的强烈愿望。

1883 年在巴黎召开的一次外交会议上，与会国最终通过并签署了《保护工业产权巴黎公约》。该公约于 1884 年 7 月 7 日生效，并自 1883 年签署以来，不断被修订。《巴黎公约》由世界知识产权组织(简称 WIPO)管辖。它确立的有关知识产权保护的基本原则直至今天仍然有效，并且成为后来的国际条约的基础。

《巴黎公约》的条款大体上被分为四类：

第一类是实体法规则，它们确保了在各个成员国享有的基本权利，即国民待遇的权利；

第二类规则，确定了另一个基本权利，即“优先权”；

第三类规则，规定了实体法方面的一些共同规则，或者是确定自然人和法人的权利和义务的规则，或者是要求或允许成员国按照这些规则制定本国法的规则；

第四类规则，则涉及为实施该公约而建立的行政架构，此外还包括公约的最

终条款。

3.2 《专利合作条约》(简称PCT)，1970 年签订(截至 2008 年 9 月，共有 139 个缔约国)

http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm

http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm

PCT 条约于 1970 年在华盛顿签订，1978 年 6 月生效。该条约设立了一个对专利申请进行评审的程序，通过递交一件“国际”专利申请，以使一项发明同时在众多国家中的每一个国家获得专利保护成为可能。

PCT 成员国的任何国民或居民，均可以提出专利申请。申请人可以向属于缔约国的国籍国或居住国的国家专利局提交申请，也可以选择向设在日内瓦的国际局提交。如果申请人是欧洲专利公约、关于专利及工业品外观设计的哈拉雷议定书(简称哈拉雷议定书)、修订后的关于设立非洲知识产权组织的班吉协定或欧亚专利公约等地区性协议缔约国的国民或居民，其国际申请也可以分别向欧洲专利局(EPO)、非洲地区知识产权组织(ARIPO)、非洲知识产权组织(OAPI)或欧亚专利组织(EAPO)递交。

随后，国际申请要经过所谓的“国际检索”。国际检索由被 PCT 联盟指定为国际检索单位(ISA)的某一专利局承担。检索结果以“国际检索报告”的形式公布，即列明所引用的公开文献，这些对比文献有可能影响该国际申请中要求保护的发明的可专利性。与

此同时，国际检索单位还就申请人要求保护的发明的可专利性问题撰写一份书面意见。

国际检索单位将国际检索报告和关于可专利性的书面意见传送给申请人，申请人可

以决定撤回该国际申请，特别是当检索报告或书面意见给出不具备授权前景的意见时。

如果国际申请没有被撤回，那么它将随国际检索报告一起被国际局公布。关于可专利性的书面意见不公布。

国际申请被公布后，申请人可选择要求对其专利申请进行国际初步审查。这个程序将对发明的可专利性进行第二次评价，主要涉及新颖性、创造性及工业实用性(这些要求在第二单元中已经作过简单介绍，并将在第五单元中详细探讨)。该程序为申请人提供了一次机会，得以经过与国际初步审查单位(简称 IPREA)的沟通，修改其寻求法律保护的发明的权利要求。在大多数情况下，国际初步审查单位与国际检索单位是相同的，它对申请的每一项权利要求是否具备可专利性要求给出进一步的评价。但是，这些评价意见没有约束力，各国专利局在授予国家专利之前，有权重新审查国际申请。在自优先权日起 30 个月或 31 个月(某些国家适用)期限内，(参见PCT条约第 22 条 http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.htm#_22 )，申请人必须确定希望进入国家阶段的国家。具体地说，只要要求提交译文，就要缴纳相关的国家费用，如果法律规定的话，还要委托该国的专利代理机构，在该国代为办理相关事宜。

在国家阶段，国家或地区专利局将把国际申请当作一件国家申请来审查。

PCT 程序对申请人、专利局和公众而言有许多好处。一些好处罗列如下：

相比非 PCT 途径，申请人有更多的时间(最多达 18 个月)，来决定是否到外国寻求专利保护、在每个外国委托当地专利代理机构、准备必要的译文以及支付国家费用。能够确保，如果申请人以 PCT 规定方式提出国际申请，并且满足其形式要求，则在该申请的国家阶段，任何指定局均不能以形式问题为由驳回该申请。根据国际检索单位的国际检索报告和书面意见，申请人可以对发明在寻求专利保护的地区或国家是否具有可专利性的前景进行评估。申请人在国际初步审查程序中，在机会对其国际申请进行修改，从而在指定国家的专利局进行审查之前，按照最有利于申请人的目标完善其申请文件。

由于国际申请进入国家阶段时附带有国际检索报告、书面意见以及国际初步审查报告(在适用时)，专利局的检索和审查工作量大大减少，或者实质上没有。

由于每一件国际申请都与其国际检索报告一同被公布，使得第三方更容易形成关于请求保护发明的可专利性的客观评价意见。

专利合作条约（PCT）体系

* 对于不适用修改后的第22条第（1）款的所有指定国，申请人必须在19个月期限内决定是否提出国际初步审查的要求，或者在20个月期限内决定是否进入国家阶段。

** 如果申请人希望获得一份关于可专利性的国际初步报告（第二章），他必须提出国际初步审查的要求。

*** 国际检索单位只对在2004年1月1日当天及以后递交的国际申请做出书面意见。

3.3 《国际专利分类斯特拉斯堡协定》，1971 年签订(截至 2008 年 9 月，共有 58

个缔约国)

http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/index.html

该协定于 1975 年 10 月 7 日生效。该协定的成员国组成专门联盟，对专利、实用新型及类似的保护权利采用相同的分类法，被称为“国际专利分类法”(简称“IPC”)。它是一个发明分类方法的多级体系。不同领域的技术被划分为不同的部、大类、小类及组，以帮助划分和标识各种发明。

该分类表将技术细分为 8 个部、20 个分部、118 个大类、624 个小类及超过 68，000 个组(其中大约 10％为“大组”，其余为“小组”)。每一个部、大类、小类、大组和小组都有一个标题和分类号，每一个分部有一个标题。受理专利申请的国家专利局通常会在专利文献上标注其中所记载的发明的分类号，至少是小类的一个或多个分类号。因此，利用 IPC 分类号，可以依据某一主题对专利文献进行检索。

专家委员会注意到这样一个事实，即 IPC 分类法是使各国专利文献获得统一分类的

一种工具，并认可“IPC的基本目的是，作为各工业产权局以及其他使用者在确定专利申请的新颖性、评估其创造性(包括对技术先进性和实用价值或实用性做出评价)而进行

的专利文献检索时的一种有效检索工具。”IPC 分类号由公布专利文献(专利申请和授权

专利)的国家或地区专利局配予。

查看上图发明名称为“Method of Using Emu Oil as Insect Repellent(将鸸鹋油用作驱虫剂的方法)”的专利文献(美国专利号 5,626,882)的 IPC 分类号。注意，同样的发明在 PCT 专利文献中的发明名称有了细微的变化，即“Methods of Using Emu Oil and Active Fractions Thereof as an Insect Repellent(采用鸸鹋油和它的活性馏份作为驱虫剂的方法)”。如果你查看申请日，可以发现该专利最早于 1996 年 3 月 15 日在美国提出了申请，该日期也作为 PCT 申请的“(30)优先权日”。(有关这一日期的重要性，将在第五单元进一步讨论)

查看美国专利文献中的(52)和(51)，美国专利分类号为“424/522:424/DIG.10”，而国际分类号(IPC)为：“A61K035/12”。一些国家，尤其是那些专利体系过分依赖于本国发明的检索结果的国家，有其特有的分类号，供本国专利审查员在国家阶段检索现有技术时使用。大多数国际申请都包含 IPC 分类号和国家分类号。

通过访问上述有关发明分类主题的网站，你可以了解到，IPC 分类法是逐级导向特定发明主题的。例如，我们可以检验一下，为什么鸸鹋油(the Emu Oil)专利的 IPC 分类号为“A61K035/12”：

为了与发明的最新领域保持一致，一个由来自该协定各成员国的专家组成的政府间专家委员会负责对 IPC 进行修订。作为一种普遍使用的分类方法，在确定特定技术领域的技术发展水平，以及判断发明的新颖性方面，IPC 也已成为最实用且不可或缺的专利文献检索工具之一。IPC 分类号还具有如下功能：

作为工具来编排专利文献，使用者可以方便地获得其中的信息；

作为对所有专利信息使用者进行有选择的信息传播的基础；

作为对某一特定技术领域中技术发展水平进行调研的基础；

作为进行工业产权统计的基础，进而可以对各个领域的技术发展状况做出评估。

自测题 4：提出国际申请的好处是什么？

在此输入你的答案：

自测题 4 标准答案：

提出国际专利申请的现实原因是基于这样一个事实，一旦该申请进入国家阶段(如在本单元的附图中所示)，不会被国家局以存在形式缺陷而驳回。这为申请人节省了时间和精力，如果申请人选择传统国家途径提出申请，则需要根据不同的国家要求而对申请逐一进行修改。

撰写国际检索报告和国际初审报告的额外 18 个月时间，对于申请人来说具有重要的战略意义，因为申请人需要更多的时间来评估其专利在哪些国家能够产生经济效益。申请人可以利用额外的时间寻找国内的被许可人或合作者，在此期间，申请人还可以获得有利于其实施国家专利计划的基础或参考性意见。

从战略角度出发，专利申请在国际公报上被公布的事实，对投资者、公众及专利权人的竞争者而言均是一个提示。

自测题 5：为了获得对于发明的专利保护，存在哪些不同选择？

在此输入你的答案：

自测题 5 标准答案：

申请人可以通过国家途径、地区途径或国际途径(PCT 途径)寻求专利保护。

简单地说，国家途径是向各国家专利局单独提出专利申请；地区途径只要适用，则允许申请人通过向地区专利局提出一件申请，而向不同国家请求专利保护。

国际途径允许申请人仅通过单独提交一份申请，而最多可向 139 个国家请求专利保护。申请人有最长 30 个月(即比通过国家或地区途径提出专利申请多 18 个月)的时间去决定在感兴趣的国家寻求专利保护。

3.4 《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》，1977 年签订，(截

至 2008 年 9 月，共有 70 个缔约国)

http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest

《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》(简称《布达佩斯条约》)，是一个根据《巴黎公约》第 19 条所缔结的专门协议，于 1980 年 8 月 9 日生效。

(http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P361_57002 )

布达佩斯条约的应用实例：

根据 PCT 公布的国际申请

WO 2005/020682 具有瘦表型的转基因老鼠

申请人：三星电子有限公司，韩国

发明主题

本发明涉及一种具有瘦表型的转基因实验室老鼠，其中基因变化包含在 Unc5h3 基因的外显子1与外显子2之间的基因内区中。这种转基因老鼠能够被有效地用于与瘦表型或肥胖相关的分子生物学实验、肥胖治疗机构的研发等活动之中。

国际保藏单位：

KCTC(韩国典型培养物保藏中心)，韩国保藏日期：2003 年 3 月 28 日保藏编号：KCTC 10456BP

申请专利时，充分公开发明是获得专利权的必备条件(参见第五单元“充分公开”)。一般来说，发明是通过书面说明的方式公开的，以便公众得到相关信息。如果一项发明包含或利用了公众不可获知的微生物材料，那么公开该发明的说明书并不一定是充分的。这就是为什么在越来越多的国家专利程序中，不仅要求提交书面说明，还要求将微生物材料样品提交给指定机构保藏。专利局不具备保藏微生物材料的能力，微生物材料需要经特定的技术和设备加以保藏，从而保证其存活，不被污染及保证卫生或其生存环境不被污染。这种保藏是昂贵的。当就涉及微生物材料或其利用的发明在几个国家寻求专利保护时，不得不在每个国家重复进行复杂而昂贵的保藏程序。为了消除或减少这样的重复劳动，也为了使一次保藏可以满足所有的保藏需求，缔结了布达佩斯条约。

该条约的主要特点是，为专利程序的目的，承认或要求微生物保藏的成员国，必须承认任何“国际保藏单位”做出的微生物保藏(条约第 3 第第(1)款(a)项http://www.wipo. int/treaties/en/registration/budapest/trtdocs_wo002.html#P69_4336)，而不论该国际保藏单位是否位于该国境内或境外。换句话说，由一个国际保藏单位做出的保藏，将满足所有缔约国的国家专利局(在条约中称之为“工业产权局”)和已经依据该条约第 9 条第(1)款提交接受声明的地区专利局 ( 如欧洲专利局 ) 的专利程序的保藏要求。

http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/trtdocs_wo002.html#P120_14461 。

3.5 《专利法条约》(简称PLT)，2000 年签订(截至 2008 年 9 月，共有 18 个缔约国)

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/index.html

《专利法条约》于 2000 年 6 月被通过，自 2005 年 4 月 28 日起生效。

《专利法条约》旨在简化和协调国家或地区专利局为递交国家或地区专利申请而规定的形式要求、专利的维持以及与专利或专利申请相关的其他要求，例如，与专利或专利申请有关的通信、代理或者变更的备案。例如，对基本的申请日的要件，该条约参考了《专利合作条约》(PCT)及其细则中的相关形式要求，规定了一套标准化的形式要求、标准的表格、简化专利局的程序及避免因疏忽而丧失权利。这种在国家法层面上对专利程序进行的协调，期望能够产生更容易地实现世界范围内的专利保护和降低申请人在这些程序中成本的结果。它还应当能够降低工业化国家和

发展中国家专利局的管理成本，进而通过降低费用使申请人从中受益。

《保护工业产权巴黎公约》、《专利合作条约》(PCT)、《国际专利分类斯特拉斯堡协定》(IPC)、《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》和《专利法条约》

(PLT)均由 WIPO 管理。

3.6 《与贸易有关的知识产权协定》(简称TRIPS协定)，1994 年签订(截至 2008

年 9 月，共有 151 个成员)

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

在“关税及贸易总协定”(简称“GATT”)框架下进行的乌拉圭回合多边贸易谈判于 1993 年 12 月 15 日结束。1994 年 4 月 15 日，在马拉喀什缔结了《建立世界贸易组织协议》(简称“WTO 协议”)。此轮谈判第一次在 GATT 框架内讨论了与国际贸易相关的知识产权问题。谈判的成果是缔结了《与贸易有关的知识产权协定》(简称“TRIPS 协定”)，并将其作为 WTO 协议的附件。WTO 协议，也包括 TRIPS 协定(对所有 WTO 成员方具有约束力)，于 1995 年 1 月 1 日生效，从这天起 WTO 开始运行。

TRIPS 协定涵盖以下内容：著作权及其相关权(即：表演者、录音制品制作者及广播组织者的权利)；商标，包括服务标志；地理标志，包括原产地名称；工业品外观设计；专利，包括植物新品种保护；集成电路布图设计；未披露的信息，包括商业秘密和试验数据。

对每一个知识产权所涵盖的主要领域，该协议规定了各成员应当给予知识产权保护的最低要求。规定了每个保护的主要要素，即，保护主题，授予的权利，权利行使的例外，和最短保护期限。

该协议确立这些标准，首先确定各成员方必须履行由 WIPO 管辖的主要条约，即最新版本的《保护工业产权巴黎公约》(《巴黎公约》)和《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(《伯尔尼公约》)所规定的实质义务。

TRIPS协定建立的重要原则包括：国民待遇原则，该原则禁止对本国国民和其他成员国国民实行差别待遇；最惠国待遇原则，该原则禁止在其他成员国的国民之间实行差别待遇；以及执法和争端解决机制的规定。TPRIS协议结合不同国际公约中的知识产权 (IPR)规则及其它规范，确定了最低标准，这些知识产权规则来自于《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(1886 缔结--http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/)、《保护工业产权巴黎公约》(1883 缔结--http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/)、《保护表演者、音像制品制作者和广播组织罗马公约》(简称《罗马公约》，1961 缔结

--http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/)、《关于集成电路知识产权华盛顿条约》(尚未生效--http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/)。由于TRIPS协定的缔结，WIPO和WTO之间的合作领域逐渐扩大。1995 年 12 月 22 日，WIPO和WTO签署了一个协议，此协议于 1996 年 1 月 1 日生效。该协议为WIPO和 WTO在实施TRIPS协定方面的合作提供了法律基础。例如，该协议涉及WTO及其成员有

权使用WIPO法律汇编和计算机数据库、法律技术援助和技术合作，以及信息交流。

自测题 6：你能列举四个由 WIPO 管理的国际专利条约，并描述其主要特

征吗？

在此输入你的答案：

自测题 6 标准答案：

《保护工业产权巴黎公约》，确立了工业产权资产国际保护的基本原则，即专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标志、商号、货源标志或原产地名称，和制止不正当竞争。它是保护工业产权的第一个国际性协议，通过创设优先权而实现对知识产权资产的国际保护。

《专利合作条约》，设立了递交国际专利申请的程序。尽管这个条约促进了专利审查程序，但它并不授予申请人“世界专利”或在某一国家获得专利的权利。该条约目的，在于加快审查程序和协调形式要求。然而，做出是否授予专利权的最终决定的权利，仍保留给请求专利保护的各个国家。《专利法条约》，旨在协调国家和地区专利申请的标准程序，以便使用者更加容易掌握使用。该条约最重要的特征之一，是国家专利法中形式要求的标准化。(对于 PLT 的缔约方来说，专利申请的优先权日，必须是专利申请递交的日期。其条件是，如果所递交的申请包含了：申请人表示专利局所受理的文件，是用于提出一项发明专利的申请；写明了能使该专利局确定申请人身份和/或与申请人取得联系的信息；以及看起来像是该发明说明书的内容)。

《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》，其成员国同意承认被任何国际保藏单位保藏的微生物材料。这种保藏，使得在不同国家授予专利，包括微生物的公开更为便利。

第三单元小结

本单元介绍了国际专利体系的不同层面，即：

国家专利法律/立法；
地区专利法律/立法；及
专利国际条约。

递交国家专利申请的现实原因包括，例如，可以使用母语提交申请和与专利局沟通，没有时差地在最后一刻提交申请，迅速获得第一份检索报告，以及使用本国货币支付费用。

还有一些地区协议。《欧洲专利公约》、《欧亚专利公约》以及《哈拉雷议定书》允许申请人通过地区专利局或其本国专利局提交地区专利申请。申请人在申请中选择期望其发明获得保护的国家。如果被拒绝授予地区专利，在特定条件下，申请人还可以将其地区申请转换成国家申请。授权后的维持费，或者缴纳给地区专利局，然后由其分配给指定局(欧亚专利和非洲地区知识产权组织(ARIPO)专利)，或者直接向国家专利局缴纳

(欧洲专利)。

其他地区协议还包括《班吉协议》、《安第斯共同体的知识产权共同体系》和《海湾阿拉伯国家合作理事会专利规则》(海湾合作理事会)。

第一个具有广泛性的专利多边条约是《保护工业产权巴黎公约》(《巴黎公约》)，该条约于 1884 年 7 月 7 日生效。它包括：

实体法规则，它们确保了在各个成员国享有的基本权利，即享受国民待遇的权利；

另一个基本权利，被称为优先权；

一些实体法方面的共同规则，或者是确立自然人和法人的权利和义务的规则，或者是要求或允许成员国按照这些规则制定本国法的规则；

为实施公约所建立的行政架构，并且包括公约的最终条款。

《专利合作条约》(PCT)于 1978 年 6 月生效。该条约使得通过递交一件“国际”专利申请，而同时在众多国家中的每一个国家寻求发明专利保护成为可能。PCT 缔约国的任何国民或居民均可以提出这种专利申请。一般来说，申请人可以向其国籍国或居住国的缔约国国家专利局提交申请，或者，如果其国家法律允许，申请人也可以选择向设在日内瓦的 WIPO 国际局递交。

PCT 所规定的程序，对申请人、专利局和公众而言具有如下众多好处：

相比非 PCT 途径，申请人有多达 18 个月的时间，来考虑是否到外国寻求专利保护、在每一个外国委托当地专利代理机构，准备必要的译文以及支付国家专利费用。

能够确保，如果申请人以 PCT 规定方式提出国际申请，在处理其申请的国家阶段，任何指定局均不能以形式问题为由驳回该申请。

根据国际检索单位的国际检索报告和书面意见，申请人可以对其发明被授权的可能性进行合理的评估。

申请人在国际初审程序中有机会对其国际申请进行修改，从而在指定局处理其申请前完善其申请文件。

由于国际申请进入国家阶段时附带有国际检索报告、书面意见以及国际初步审查报告(在适用时)，专利局的检索和审查工作量大大减少，或者根本没有。

由于每一件国际申请都与其国际检索报告一同被公布，使得第三方对于请求保护的发明的可专利性更容易形成客观的评价。

《国际专利分类斯特拉斯堡协定》(IPC)，1975 年 10 月 7 日生效。IPC 基本上是：

获得专利文献国际统一分类的一种工具；

各国工业产权局以及其他使用者，为确定专利申请的新颖性、判断其创造性而进行相关专利文献检索时的一种有效的检索工具。

《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》，1980 年 8 月 9 日生效。该条约的主要特征为：

出于专利程序的目的，在某一国际保藏单位做出的微生物保藏，将满足所有缔约国的国家专利局(在条约中称之为“工业产权局”)和任何已经依据该条约第 9 条第(1)款(a)项提交接受声明(即：欧洲专利局(EPO)、欧亚专利组织(EAPO)和非洲地区知识产权组织(ARIPO))的地区专利局(如欧洲专利局)的专利程序的保藏要求。

《专利法条约》(PLT)，2005 年 4 月 28 日生效。PLT 旨在：

简化和协调国家专利局和地区专利局规定的递交国家或地区专利申请的形式要求；

专利的维持；

与专利或专利申请相关的其他要求，例如，对专利或专利申请的通信地址、代理及变更备案的要求。

《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS 协定)，1995 年 1 月 1 日生效，从这天起 WTO 开始运行。该协议要求：

各成员方必须履行由 WIPO 管辖的主要条约，即最新版本的《保护工业产权巴黎公约》(《巴黎公约》和《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(《伯尔尼公约》)所规定的实质义务。

TRIPS 协定的其它特征如下：

国民待遇原则，该原则禁止对成员国国民和其他成员国国民实行差别待遇；

最惠国待遇原则，该原则禁止在其他成员国的国民之间实行差别待遇；

关于执法和争端解决机制的规定。

(PLT)均由 WIPO 管理。

4.

第四单元

保护类型

学习提示：学习本单元的内容，大约需要四个小时

第四单元

保护类型

目标

完成本单元的学习之后，你应当能够：

1．说明专利持有人的基本权利；

2．指出除专利以外保护发明的三种方法；

3．解释实用新型与专利的主要区别；

4．指出针对不同发明采用不同保护方法的目的；

5．列出商业秘密的主要特征；以及

6．举例说明技术诀窍的有形与无形形式。正如你从前面单元的内容里所了解的，专利基本上属于政府授予发明者的一项权利，准予发明者在一定期限内“阻止他人制造、使用或销售其发明”，条件是发明与应用须符合某种标准。在专利保护期届满之后，发明者不再对其发明拥有专有权。就专利保护而言，一项发明如具有专利保护的资格，须符合若干标准。我们在前面也已涉及到这些标准的具体内容。其中重要的，就是发明须包含可授予专利的主题；发明必须是新的(新颖性)；它应显示出充分的“创造性”(是非显而易见的)；发明必须具有工业实用性(有用的)，并且专利申请中发明的公开应符合某些标准。第五单元对上述每项概念都作了详细解释。在本

单元里，你将简要学习对发明的知识产权保护的其他类型。

专利保护是你保护自己发明的唯一方法吗？

专利作为保护你发明的一种方法，是本课程的重点；但根据发明者的策略，还有保护发明的其他方法，关注这一点也很重要。专利保护授予发明者的专有权利，无疑可以使他 /她销售和使用这一发明，同时也排除他人在一定期限内使用此项发明。如果专利所有人

要从其发明中获利，往往需要制定利用此项权利的策略。

市场竞争是发明和对目前现有技术(专利)快速更新改进的一种动力。改进现有产品(而又不侵犯现有的专利权)以获取新产品，已成为众多企业、特别是缺少在特定发明领域获得优势所需财力的中小型企业(简称 SMEs)所进行的一种具有普遍性的活动。为应对专利市场的需求，许多国家的法律实践，还通过保护“实用新型”、“商业秘密”和在供方与受方

之间签订“技术诀窍”保密协议的方式，采取了保护知识产权的其他方法。

下面将对实用新型、商业秘密和技术诀窍进行介绍。你在日常生活里已经使用过类似可口可乐和其他一些产品，但可能并不了解这些方法是如何保护诸如可口可乐之类的产品组合的。了解公司为什么选择专利之外的方法来保护和利用其产品，也同样是很重要的。为了更好地进行比较，让我们先从专利开始。

1. 专利

专利是一种地域性的权利。按其本身的这种属性，俄罗斯专利局授予的专利，仅给予

了权利持有人在俄罗斯联邦境内的权利。

专利可由国家专利局或为许多国家服务的地区专利局授予，例如欧洲专利局(EPO)或欧亚专利局(EAPO)。根据这种地区专利制度，申请人可请求其专利在一个或多个国家中得到保护。在授予地区专利后，申请人须遵守任何相关的国家规定，例如提供国家官方语

言的译文和支付年费的要求，以使专利生效并得到维持。

由 WIPO 管理的《专利合作条约》(简称 PCT)规定，提交一份国际专利申请，具有在 PCT 申请中指定的多国提交多项国家申请的效力。在对申请进行检索、公布，并应申请人的请求进行实质性审查的所谓国际阶段之后，申请人为获得专利，应决定他希望在哪个国

家局或地区局继续进行相应的国家阶段的程序。

专利所有人在专利保护期限内(通常为自申请日起 20 年)，有权保护其智力创造成果。专利制度阻止他人未经权利人许可对其发明进行制造、使用或销售；或要求他人根据与发

明者约定的条件使用发明。

专利持有人还有权在发生侵权的情况下采取法律行动。为此种法律行动提供的程序，取决于侵权发生地国家的国内法。鉴于专利权是政府授予的一种在有限期间内有效的资产 (即，对其保护要低于对诸如房产和汽车这类有形财产的保护水平)，多数国家知识产权局都为专利持有人如何保护其权利不被侵权，规定了明确的、支助性的措施。这些措施包括在法庭、在政府机构和通过商业谈判针对侵权方所采取的行动。其中还包括在专利申请的审查阶段(相关知识产权局正在对申请进行审查)发生侵权时，针对侵权行为提出保护请求

的程序。你将在第五单元第二部分详细了解有关执法和异议程序的内容。

自测题 1: 什么是专利持有人的基本权利?

在此输入你的答案：

标准答案 1：

专利基本上属于政府授予发明者的一项权利，准予发明者在一定期限内“排他地制造、使用或销售该发明”，条件是发明及其应用须符合某种标准。在专利保护期届满之

后，发明者不再对其发明拥有专有权。

自测题 2：你能否列举除专利之外保护发明的三种类型并说明为什么要完善保护发明的其他方法？

在此输入你的答案：

标准答案 2：

为应对专利市场的需要，许多国家的法律实践，还通过保护“实用新型”、“商业秘密” 和在供方与受方之间签订“技术诀窍”保密协议的方式，采取了保护知识产权的其他方法。

特殊产品的市场竞争和对现有技术(专利)进行更新改进的速度，乃是知识产权保护的

其他方法脱颖而出的部分原因。

2. 实用新型

在许多国家里，发明可采用“实用新型”的名义注册进行保护，实用新型亦称为“短期专利”、“小专利”、“创新专利”、“增值性创新”、“实用证书”(法国)或“次级保护”(英国)。

对某个“创新性”成果保护的发明标准，被降低了。比如，为解决一个具体问题，创新

专利或实用新型可使用已经以新的和创新方法开发出的产品或发明。

在提供实用新型保护的国家，可以撰写实用新型申请，并向当地专利局递交。作为一种可供选择的办法，还可以在属于《专利合作条约》的国家里提交国际专利申请。加入该条约并有实用新型法律的多数国家，都准许将实用新型申请作为国际专利申请的国家阶段

申请予以处理。

特别是就创造性而言，对实用新型的要求在一定程度上不像专利那样严格。与专利相比，其费用较低，保护期较短；但除此之外，实用新型或短期专利的权利与专利大体相同。

有些国家将某些主题明确排除在实用新型保护的范畴之外，这种情况并不少见。例

如，方法、动植物往往不被纳入这一保护领域。

许多中小型企业(SMEs)由于受到财务和时间的限制，会利用实用新型的保护。从下述网站欧盟关于实用新型的辩论中，你可以获得更多有关建立欧洲委员会共同体实用新型

(2002 年 ) 方面进展情况的信息： http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/utilreport_en.pdf下面是近期从一些国家的公共信息网站上收集到的部分有关实用新型的事例。这些内

容会有助于加深你对这方面的理解：

捷克共和国： http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,112&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&443__102.menu_f=4516&444__102.folder_f=5760

“专利不见得是保护技术方案唯一的佳方法。被称作实用新型的保护，对发明级别较低或经济重要性较小的主题是适宜的，可以更加简便、快捷并且费用低廉。实用新型属适于工业应用的技术方案，高于普通技术技能。如上所述，实用新型保护的条件在发明性的标准上有别于专利。不过，所有的生产流程或工作活动以及生物繁殖材料，均不在实用新型保护的范畴内。就受实用新型保护的权利而言，对实用新型申请的要求，可以比照专利申请的要求。实用新型申请的程序体现了重大区别。其程序是依据所谓的注册原则：主管局审查是否满足基本条件，并将实用新型在注册簿中登记，而不对其新颖性和创造性，以及是否符合保护条件进行审查。相对于专利保护而言，实用新型的注册要快得多，通常在提交申请后三至四个月内即可完成。在某些情况下，实用新型的申请会不同于拥有优先权的原始专利申请。实用新型的保护期限为四年，但如果所有人请求，可以延期两次，每次延期三年。实用新型的长保护期限为 10 年。与专利相比，我们可以看到，这种保护在有些情况下是不太适宜的，如受保护客体的使用时间比较久远，就不适于采用这种保护形式。不过从另一方面看，它却非常适合使用生命周期较短的客体；因为实用新型注册的效力与专利的效力等同。但由于实用新型在注册簿登记时，无须对其新颖性和创造性进行审查，其权利的独占性与专利相比更显脆弱，其所有人地位的安全性也要更低。不过，从另一方面看，实用新型的费用要低得多。”

肯尼亚http://www.tradeandindustry.go.ke/kipi/um/um.htm

“实用新型意指一些器械、器具、工具、电力及电子电路、仪器、手工艺技艺或其他物体或任何同类物品组成部分的元素的任何形式、结构或配置，可使主题具有更好或不同的功能、用途或制造方法，或使之具有某些实用性、优点、环保功效，或提供了以往在肯尼亚无法提供的具有节约或技术效

果的标的，包括微生物或其他自我复制材料、遗传资源产品、药草以及具有新功效的营养配方。”

阿根廷：

“阿根廷的《专利法》还对实用新型做出了规定。实用新型是适用或采用于工具、工作器械、设备或设计为工具的物品的任何配置或新形式，条件是这种新配置或形式包含某种预计的对实用性或性能的改进(《专利法》第 53 条—http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley3.asp )。因此，实用新型涉及组

合各种元素以提高其性能的方法。

实用新型证书使持有人在不可续展的 10 年期限里，防止第三人在阿根廷领土内利用其实用新型，保护期自向国家工业产权局提交注册申请之日算起。10 年保护期届满后，发明即进入公有领域，这就是说，其后任何人均可从该发明中受益。 ”( 资料来源： http://www.sanchezlupi.com/libreria/

UTILITY.doc ).

实用新型的实例：

案例研究：http://www.ipaustralia.gov.au/smartstart/case10.htm

姓名：Glen Krummel, Leon Krummel 与 Jim Kroezen 企业名称：Stubbyglove 公司产业：产品开发

使用 IP Smart 起始日期：2001 年澳洲人喜爱物上的新织物

这项发明的起因乍听上去确实有那么点滑稽，但当你了解产品的销售居然突破 100,000 时，你就会马上觉得其实并没有什么好笑。Stubbyglove 公司创始的故事，会得到任何嗜饮啤酒者(或冷天在户外小酌却希望躲避风寒的人)的钟爱—

—Glen Krummel 发誓，故事所讲的句句是真实的。

2000 年，在雪山中的一个寒冷的夜晚，Glen、他的兄弟 Leon 和朋友 Jim Kroezen 一起玩滑雪，之后三人静静地享受着啤酒。为使手在冷空气中暖和些，Glen 与 Leon 交替用两手拿着啤酒，这样在一手拿着短粗啤酒(饮料)容器时，可以让另一只手保持温暖。

Jim 却没有这种奢侈的享受，因为他是独臂，所以他的手一直裸露在瑟瑟的寒风中。于是他们开起玩笑来，说假如短粗的啤酒容器上有一只手套附着在上边该有多棒，那样手是暖的而啤酒却还是凉的。

大约过了 18 个月后，他们三人又在假日一起到新西兰滑雪，Jim 拿出来他的“发明”——一个粘有氯丁橡胶手套的短粗容器。他在上边加了装饰，并作为礼物赠送给 Glen 和 Leon 一人一个。

三个人琢磨着是否该把这个创意转化为一桩成功的买卖，于是他们决定：明智的做法是进行一下尝试，并对其加以保护。他们求助于电话簿，以查找一个能够帮助他们获得适当保护的人--一个专利代理人。

“我们想方设法终于找到了那天能够见我们的人。”Glen 如是说。

“他们起先告诉我们那个东西拿不到专利。按照标准专利的要求，你得证明这是一个新的理念——但手套满大街都是，短粗的容器也到处都有。”

“于是我们给他们留下了一个样品，当天我们就从代理人那里接到了电话，他说我们符合创新专利的某些条件。”

Glen 说，聘用一个专业人员是个聪明的决定，因为我们三个人没有撰写专利申请的经验。

“代理人撰写的详细信息和附图，远比我们原本想要自己制作的更为具体、到位。”他这样描述。

三个伙伴决定把自己的创新专利提交澳大利亚知识产权局审查，并申请获得证书，因为如果创新专利拿不到证书，他们就无法阻止他人复制他们的(短粗手套)产品。在一次偶然的机会，公司成功地谈妥了该专利使用费的条件。

目前，公司通过由大约 230 家经销店组成的零售网络进行销售。Glen 说：为了确保公司在未来取得增长，时刻注意保护创新专利至关重要。

对于这三个敢于使自己的创意变成现实，并明智地用创新专利加以保护的伙伴来说，他们的前景一片光明。有件事是确定无疑的，你可以向任何人打赌：当他们举杯欢庆发明成功的时刻，啤酒保准是凉的！

2.1 实用新型与专利的主要区别是什么?

目前，数量小但地位重要的国家和地区的知识产权局提供实用新型保护。其中包括：澳大利亚、阿根廷、亚美尼亚、奥地利、非洲地区知识产权局、白俄罗斯、比利时、巴西、保加利亚、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、芬兰、法国、格鲁吉亚德国、希腊、危地马拉、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、墨西哥、荷兰、非洲知识产权组织、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、大韩民国、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、斯洛伐克、西班牙、塔吉克斯坦、特立尼达和多巴哥、土耳其、乌克兰、乌拉圭和乌兹别克斯坦。

获取实用新型的条件没有专利那样严格。尽管终归要满足“新颖性”的要求，但对“创造性”或“非显而易见性”的要求会低得多，或者对两者均无要求。实践中，对可能达不到授予专利标准的具有相当程度的创新，往往寻求实用新型保护；

实用新型的保护期比专利要短，而且，各国保护的期限亦不相同(通常为 7 至

10 年不等，没有延长或续展的可能)；

在多数提供实用新型保护的国家里，专利局在注册前不对申请的实质内容进行

审查。这就是说，注册程序往往极为简单、快捷，平均需时 6 个月；

获得和维持实用新型的费用更为低廉；

在某些情况下，通常可将实用新型转化为专利；

有些国家只在某些技术领域提供实用新型保护，保护的客体仅限于产品而并非方法；

如果你需要保护某种生命周期较短的产品，或迫切希望避免漫长的等待时间，

实用新型注册制度不失为一种比专利更加适合你的制度。一些国家允许在提交专利申请的同时递交实用新型申请，这样你便可以在等待时间相对较长的专利审查时，首先收获和享用自己的发明成果。不过一旦决定授予你专利，则一

般会要求你从这两项保护你发明的权利中仅选择一项。

自测题 3: 实用新型与专利的主要区别是什么?

在此输入你的答案

标准答案 3：

实用新型与专利的主要区别如下：

获取实用新型的条件没有专利那样严格。尽管终归要满足“新颖性”的要求，但对“创造性”或“非显而易见性”的要求会低得多，或者对两者均无要求。实践中，对可能达不到授予专利标准的具有相当程度的创新，往往寻求实用新型保护；

实用新型的保护期比专利要短，同时各国保护的期限亦不相同(通常为 7 至

10 年不等，没有延长或续展的可能)；

在多数提供实用新型保护的国家里，专利局在注册前不对申请的实质内容进行审查。这就是说，注册程序往往极为简单、快捷，平均需时 6 个月；

获得和维持实用新型的费用更为低廉；

在某些情况下，通常可将实用新型转化为专利；

有些国家只在某些技术领域提供实用新型保护，保护的客体仅限于产品而并非方法；

3．商业秘密

在某些情况下，可以通过保守秘密的方式来保护一项发明。

依据《美国统一商业秘密法》(由美国统一州法委员会全国会议起草，并于 1985 年修正－http://www.wipo.int/clea/en/text_html.jsp?lang=EN&id=3934 ),商业秘密的定义如下：

“商业秘密”系指信息，包括配方、模式、汇编、程序装置、方法、技能或程序，这类

信息：

(i) 如不被可从其披露或使用中获取经济价值的其他人群广泛了解和以正当手段轻

易查明，则可获取独立的实际或潜在的经济价值，以及

(ii) 在保守此类信息秘密的情况下属合理努力的主题。

受专利保护的发明在一定期限内享有一种专有权利，并要求对发明进行充分公开。

对商业秘密则必须保密，可能会持续性地永久或无限期保密。

在技术与电信发展日新月异的全球市场，商业秘密的保护越来越重要，因为依据商业

秘密法，可以对无法授予专利的产品和程序提供保护。

有时，即使授予了专利，其相关知识仍可作为商业秘密进行保护。在商业中签订保密协议是必不可少的，这种协议还被称之为不披露协议。在该协议中规定，两方或两方以上

的当事人，须承诺在传递信息时要保守秘密。

有关商业秘密的一个众所周知的例子，就是可口可乐的化学配方，数十年过后它仍作为商业秘密保护，其时限已大大超过了专利的 20 年保护期。

如欲了解更多信息，请访问以下网站：

http://www.wipo.int/sme/en/index.jsp?cat=trade%20secretwww.marketingtoday.com/legal/tradesec.htm www.ipwatchdog.com/tradesecret.html

http://www.lawguru.com/cgi/bbs/user/faq.cgi?id=245

4．技术诀窍协议：

如某一专利发明或其他工业产权的所有人，也同时是特定知识的开发者和持有者，那

么他(或她)就被视为拥有该特定知识产权的技术诀窍。

我们可以在一项使用许可合同中包括有关技术诀窍的规定。或在使用许可合同之外的

一项单独文件中，记载有关技术诀窍的规定。

在技术诀窍涉及到专利发明或已注册的商标或工业品外观设计时，有关技术诀窍的规

定，通常会被包括在涉及专利发明或其他工业产权客体的许可合同中。

不过，出于各种原因，即使在这种情况下，有关技术诀窍的规定也会放到一项单独或全然不同的文书或文件里。无论这些有关技术诀窍的规定是出现在一份单独的或不同的文

书或文件中，我们一般都把这类文书或文件称之为“技术诀窍”合同。

通过这种规定，一方当事人——技术诀窍的供方，保证或承诺把技术诀窍传递给另一方当事人——技术诀窍的受方，供受方使用。

可用有形形式传播技术诀窍。除其他形式外，文件、照片、蓝图、计算机存储卡和微

缩胶片等都属于图示类的有形方式。

可以这种形式传送的技术诀窍的例子包括：厂房建筑平面图、工厂设备布局图、机器图纸或蓝图、备件清单、机器使用或部件组装手册或操作指南、有关新材料、劳力、机械加工时间计算的清单和说明书、工艺流程图、包装与储存操作指南、稳定性与环境因素报告，以及专业技术人员的工作说明。这种有形形式的技术诀窍，有时被称之为“技术信息或数据。” 还可以采用无形形式来传递技术诀窍。这方面的事例，可以由技术诀窍供方的工程师，向看见过供方企业某一生产线的受方工程师或制造工程师，讲解生产程序。另一种情

况可能是在受方工厂或供方企业，对受方人员进行培训。

就制造和其他操作进行演示或咨询的这种无形形式的技术诀窍，有时被称为“技术服务”。有关培训的无形形式的技术诀窍，有时被称为“技术援助”。如无形形式的技术诀窍集中在对制造过程或其它诸如规划、财务和劳务管理、营销等其他运作的实际指导，则这种技术诀窍有时被称之为“管理服务。”

技术诀窍的供方，往往对技术诀窍在供方与受方之间传递过程中，是否会偶然出现透露给第三方的情况确实感到关注。因此，合同中有关技术诀窍的规定，经常要包括防范把技术诀窍向未经许可人士披露的各种保障措施。

自测题 4：你能否说明专利与商业秘密之间的主要区别?

在此输入你的答案：

标准答案 4：

专利授予程序要求对提交给专利局的方法或产品提供全部的相关信息。在授予专利时，作为交换条件(作为对公开的回报)，将向公众提供这些信息。在专利保护期届满后，希望对这些方法或产品进行商业使用的任何人，都可以进行合法使用。

商业秘密，顾名思义是不得向公众披露的，始终要以所有人希望保护的方式掌握在他或她的手中。商业秘密的所有人，可保持其特定的发明知识不被公众所掌握。

自测题 5：你能否举例说明有形与无形形式的技术诀窍？

在此输入你的答案：

标准答案 5：

无形技术诀窍：例如，可以是公司使用的专门机器的供方对(受方公司)工厂职工进行的培训。

有形技术诀窍：例如，可以是厂房建筑平面图、工厂设备布局图、机器图纸或蓝图。

第四单元小结

本单元介绍了发明的不同保护类型，即：

专利
实用新型
商业秘密
技术诀窍协议

专利

属地域性的权利。

专利所有人在专利保护期限内(通常为自申请日起 20 年)，有权阻止他人未经权利人许可对其发明进行制造、使用或销售；或要求他人根据与发明者约定的条

件使用发明。

专利持有人还有权在发生侵权的情况下采取法律行动。为此种法律行动提供的

措施，取决于侵权发生地国家的国内法。

专利可由国家专利局或为众多国家服务的地区专利局授予，例如欧洲专利局 (EPO)或欧亚专利局(EAPO)。根据这种地区专利制度，申请人可请求其专利在

一个或多个国家中得到保护。

由 WIPO 管理的《专利合作条约》(PCT)规定，提交一份国际专利申请，具有在 PCT 申请中指定的多国提交多项国家申请的效力。在对申请进行检索、公开并应申请人的请求进行实质性审查的所谓国际阶段之后，申请人为获得专利，应决定他希望由哪个国家局或地区局进行审查。在许多国家，发明可以“实用新型”的名义注册予以保护。实用新型亦称为“短期专利”、“小专利”或“创新专利”。

实用新型

实用新型与专利的主要区别如下：

获取实用新型的条件没有专利那样严格。尽管终归要满足“新颖性”的要求，但对“创造性”或“非显而易见性”的要求会低得多，或者对两者均无要求。实践中，对可能达不到授予专利标准的具有相当程度的创新，往往寻求实用新型保护；

实用新型的保护期比专利要短，同时各国保护的期限亦不相同(通常为 7 至 10

年不等，没有延长或续展的可能)

在多数提供实用新型保护的国家里，专利局在注册前不对申请的实质内容进行审查。这就是说，注册程序往往极为简单、快捷，平均需时 6 个月；

获得和维持实用新型的费用更为低廉；

在某些情况下，通常可将实用新型转化为专利；

有些国家只在某些技术领域提供实用新型保护，保护的客体仅限于产品而并非方法；

如果你需要保护某种生命周期较短的产品，或迫切希望避免漫长的等待时间，实用新型注册制度不失为一种比专利更为适合的制度。

一些国家允许在提交专利申请的同时递交实用新型申请，这样申请人便可以在等待时间相对较长的专利审查时，首先收获和享用自己的发明成果。不过一旦决定授予专利，一般会要求申请人从保护发明的两项权利中仅选择一项权利。

商业秘密

在某些情况下，可以通过保守秘密的方式来保护一项发明。

尽管受专利保护的发明在一定期限内享有一种专有权利，但要求对发明进行充

分公开。对商业秘密则必须保密，可能会持续性地永久或无限期保密。

有时即使授予了专利，其相关知识仍可作为商业秘密进行保护。

在商业中签订保密协议是必不可少的，这种协议还被称之为不披露协议。在该协议中规定，两方或两方以上的当事人，须承诺在传递信息时要保守秘密。

有关商业秘密的一个众所周知的例子，就是可口可乐的化学配方，数十年过后它仍作为商业秘密保护，其时限已大大超过了专利的 20 年保护期。

技术诀窍协议

可以在使用许可合同之外单独的文书或文件中做出有关知识诀窍的规定。

当技术诀窍关系到专利发明或已注册的商标或工业品外观设计时，有关技术诀窍的规定通常会包括在涉及专利发明或其他工业产权客体的使用许可合同中。

无论这些有关技术诀窍的规定是出现在一份单独的或不同的文书或文件中，我们一般都把这类文书或文件称之为“技术诀窍”合同。

通过这种规定，一方当事人——技术诀窍的供方，保证或承诺把技术诀窍传递给另一方当事人——技术诀窍的受方，供受方使用。

可以有形形式传播技术诀窍。除其他形式外，文件、照片、蓝图、计算机存储

卡和微缩胶片等都属于图示类的有形方式。

可以这种形式传送的技术诀窍的例子包括：厂房建筑平面图、工厂设备布局图、机器图纸或蓝图、备件清单、机器使用或部件组装手册或操作指南、有关新材料、劳力、机械加工时间计算的清单和说明书、工艺流程图、包装与储存操作指南、稳定性与环境因素报告以及专业技术人员职务说明书。这种有形形式的技术诀窍，有时被称之为“技术信息或数据。”

还可以采用无形形式来传递技术诀窍。这方面的事例，可以由技术诀窍供方的工程师，向看见过供方企业某一生产线的受方工程师或制造工程师，讲解生产程序。另一种情况可能是在受方工厂或供方企业，对受方人员进行培训。

就制造和其他操作进行演示或咨询的这种无形形式的技术诀窍，有时被称为“技术服务”。有关培训的无形形式的技术诀窍，有时被称为“技术援助”。如无形形式的技术诀窍集中在对制造过程或诸如规划、财务和劳务管理、营销等其他运作方面，则这种技术诀窍有时被称之为“管理服务。”

技术诀窍在由供方向受方传递的过程中，因偶然或因其他方面的原因被透露给

第三方的可能性，乃是技术诀窍供方非常关注的一个实际问题。

因此，合同中有关技术诀窍的规定，要包括防范把技术诀窍向未经许可人士披露的各种保障措施。

第五单元

法律问题

学习提示：学习本单元的内容，大约需要 5 个小时。你可以在第二部分和第三部分做个适

当的停顿。

第五单元：法律问题

目标

完成本单元的学习之后，你应该能够：

1．解释巴黎公约和 TRIPS 协定规定的“国民待遇”、“ 惠国待遇(MFN)”和“专

利的独立性”原则；

2．描述“优先权”的理由及益处；

3．了解下列可专利性的标准和其他要件：

可专利性的条件：

– 可专利主题

– 新颖性

– 创造性或者非显而易见性

– 充分公开/使之能够实施的公开

辅助要件：

– 现有技术

– 发明的单一性

– 权利要求结构和解释

异议程序
宽限期
临时专利
权利用尽/平行进口

4．区别“专利”、“发明”，和“发现”这些词语；以及

5．说明结构的重要性并对权利要求进行解释。

法律问题

在前面的单元，我们已经涉及了在专利程序不同阶段所产生的法律问题，涉及了与专利有关的条约，以及在什么阶段国家法律影响专利体系。应该注意专利法的本质是地域性的。一旦一个发明人决定在国际上申请专利，授予专利的每个程序都包含确定的要件，这些要件会对国内的和国际的专利授权产生影响。此单元除了向你提供由国家制度在授权专利之前产生的法律问题之外，还会考察由支配着国际专利制度的条约的成员国所共同确立

的准则和原则。

1.一般法律原则

1.1 国民待遇

“国民待遇”原则如何适用？

国民待遇，在工业产权保护方面，意味着每个巴黎公约的成员国，必须给予其他成员国国民如同它给予其国民一样的保护。相关的内容规定在该公约的第 2 和第 3 条。第三单元已经对巴黎公约(该公约)做过介绍，该公约作为涉及专利的广泛的多边条约之一，于

1884 年生效。

如果非巴黎公约成员国的国民定居于一个成员国内，或者如果他们在此类国家之内拥有“真实和有效”的实业或者商业营业场所，那么也应当给予他们相同的国民待遇。然而，对成员国国民而言，不能强行要求在主张保护的国家中定居或者有营业场所，作为从

工业产权受益的条件。

这意味着国民待遇规则不仅仅保证外国人被保护，还保证他们不会受到任何方式的歧视。没有该原则，在外国获得对发明、商标和其他工业产权主题充分的保护是非常困难

的，有时候甚至是不可能的。

国民待遇原则首先适用于成员国的“国民”。“国民”这个词包括了自然人和法律实体。对于法律实体而言，其享有一个特定国家的国民地位，可能难以确定。通常，各个国家的法律都没有赋予法律实体如此的国籍。当然，一个成员国的国有企业或者其他根据这个国家的公法建立的实体，应该被视为是该成员国的国民，这一点是没有疑问的。根据一个成员国的私法建立的法律实体，通常将会被视为该国的国民。如果他们实际的总部设在另一个成员国，他们也可能被视为总部所在国家的国民。根据巴黎公约第 2 条第(1)款，国

民待遇原则适用于各个国家的法律赋予其国民的所有利益。此外，这意味着，不得附加任何互惠保护的条件。假设某一特定成员国(X)比另一成员国(Y)规定了更长的专利保护期：前一国家(X)无权规定后一国家(Y)的国民在 X 国仅能享有其本国(Y)法律所规定的一样长的保护期。这个原则不仅适用于成文法，而且适用于

法院的实践(司法)和专利局或其他政府行政机构的实践，与其适用于本国国民那样。

不过，一个国家的法律适用于另一成员国的国民，并不会阻碍他寻求巴黎公约特别规定的更有利的权利。这些权利明确地予以保留。国民待遇原则的适用不得减损这些权利。

巴黎公约第 2 条第(3)款规定了国民待遇规则的例外情况。国家法律关于司法和行政程序、管辖权和代理的条件是明确“保留”的。这意味着，对于某些单纯程序性的特定要求，对外国人施加这些条件是为了司法和行政程序的目的，也可有效地被援引来针对作为成员国国民的外国人。一个例子是，要求外国人预存一定数额的款项以作为诉讼费用的担保金或保证金。另一个明确规定的例子是，要求外国人在请求保护的国家中要么指定一个送达地址，要么委托代理人。这后一项要求或许是为常见的针对外国人实施的特殊要求。

巴黎公约第 3 条规定了国民待遇规则适用于非成员国的国民的情形，条件是他们在一

个成员国内有住所或有实业或商业营业场所。

“住所”这个术语的一般解释，不仅仅是在严格的法律意义上。单纯的居住，不管是不是永久居住地，就足够了，这与法律上的住所有所区别。法律实体的居住地，是其实际总部所在的地方。如果没有住所，还可以通过拥有实业或商业营业场所使一个人有权享有国民待遇。非成员国的国民，在一个成员国的实业或商业营业场所的概念，还进一步受制于公约本身的文本。它要求必须有实际的实业或商业活动。仅仅只是一个信箱或租用一个小

办公室而没有真正的活动是不够的。

在 TRIPS 协定中，其第 3 条规定的国民待遇原则与巴黎公约的规定是相似的。

自测题(SAQ)

自测题 1：国民待遇的定义

在此输入你的答案：

自测题 1 标准答案：

国民待遇指的是，在涉及工业产权保护时，巴黎公约的每个成员国必须给予其他成员

国的国民与它给予自己国民相同的保护。

自测题(SAQ)

自测题 2：为什么国民待遇作为巴黎公约重要的规则之一，而 TRIPS 也采用了相似的规则？

在此输入你的答案：

自测题 2 标准答案：

这是因为，当在巴黎公约的成员国中申请工业产权保护时，该规则不仅保证外国人会被保护，而且他们不会以任何方式受到歧视。如果没有该规则，在外国获得对发明、商标或者其他工业产权主题的充分保护是非常困难的，有时甚至是不可能的。随着包含着知识资产的产品国际贸易的增长，例如信息和生物技术发明，对于国家而言该规则越来越重要。

1.2 惠国待遇

与国民待遇原则相关的，是 TRIPS 协定第 4 条规定的“ 惠国待遇”。国民待遇条款禁止对成员国自己的国民和其他成员国的国民区别对待，惠国待遇条款则禁止对其他成员国的国民区别对待。这意味着，“某一成员国提供给任何一个国家国民的任何利益，优惠，特权或豁免，均应立即和无条件地给予所有其他成员国的国民。”对于该原则也规

定了某些有限的例外，但是条件非常严格。

1.3 优先权

优先权是指，在特定的申请人在一个成员国中申请一项工业产权所提交的正常申请的基础上，该相同申请人(或者权利继承人)可在规定的时间期限内(专利是 12 个月)，在所有其他成员国内申请保护。在后的申请将被视为它们已经在与在先申请提出的同一天提出申请。因此，在第一个申请日之后所提起的涉及相同发明的所有申请，亦即在后申请，可以享受优先地位。它们相对于在该日期之后完成的所有行为也具有优先地位，这些行为通常可能会破坏申请人的权利或其发明的专利性。有关优先权的条款规定在巴黎公约第 4 条。

(参见第二单元和第三单元，了解更多关于优先权如何适用于具体的专利申请人的信息。)

优先权向希望在多个国家获得保护的申请人提供了很多的实际的益处。申请人无需在同一时间在本国和外国提交所有的申请，因为他有 6 个月或 12 个月的时间来决定在哪些国家要求保护。申请人可以利用这段期间，安排要采取的步骤，以保证在特定情况下保护

其在各个国家中的利益。

优先权的受益人是那些有权享受国民待遇规则的好处的人，他已经在一个成员国内，

正确地提交了专利或其他工业产权如商标或者实用新型的申请。

优先权只能基于同一工业产权的第一个申请，该申请必须在一个成员国内提起。因此，适用优先权的基础，不可能是接着第一个申请提交的第二个可能已经改进了的申请，然后给予第二个申请以优先权地位。此规定的原因是显而易见的：对于同一发明，不能无休止地准许一连串后续的优先权主张，如果允许这样的话，事实上就大大地延长了对该发

明的保护期限。

作业 1：

请打开你的互联网浏览器，登录 Google，输入‘US Patent 6,139,898’，你会找到该专利的美

国专利文件。

原始专利是什么时候提起申请的？
向欧盟和美国提起申请的日期分别是哪天？
该专利的有效优先权日是哪天？
假设你有一个非常相似或者相冲突的发明，你于 1998 年 11 月 12 日(六个月后)在美国提起了申请，由于你的申请早于美国 6,139,898 号专利在 1999 年 3 月 26 日提交的时间，

你是否有资格获得专利或者推翻美国 6,139,898 号专利？

请与此单元后的文件比较你的答案。

巴黎公约第 4 条 A 款第(1)项明确规定，优先权也可以被第一申请人的权利继承人享有。优先权可以转移给一个权利继承人而无需同时移转第一个申请本身。特别是，也允许

将优先权转移给不同国家的不同的人，这种实践相当普遍。

在后申请必须与主张优先权的首次申请涉及相同的主题。换言之，两个申请的主题必须是相同的发明、实用新型、商标或者是工业外观设计。然而，可以将首次发明专利申请，作为注册实用新型的优先权基础，反之亦然。(参见第四单元：实用新型)按照某些国

内法律，实用新型和外观设计之间保护形式的双向转化也可能被允许。

首次申请必须是“正式提交”，才能产成优先权。任何与正规的国家申请相当的申请构成优先权的有效基础。正规的国家申请是指，任何足以确定在有关国家申请日期的申请。“国家”申请的概念还包括根据成员国之间签订的双边或多边条约所提交的申请。撤回、放弃或驳回初申请，不会破坏它作为优先权基础的资格。即使产生优先权的

首次申请不再存在，优先权还可以存续。

优先权的效力在第 4 条 B 款中规定。可以这么概括优先权的效力，作为主张优先权的结果，在后申请必须被视为犹如它在作为主张优先权的首次申请在另外一个成员国提交之时已经提交了。由于优先权的存在，所有在所谓的优先权期间、即首次申请日与在后申请

日期间完成的行为，即不会破坏在后申请的主题的权利。

具体举例来说，这意味着由第三方在优先权期间内就相同发明提起的专利申请不会给予第三方优先权，尽管它是先于在后申请提交的。(见前述作业 1)。同样的，在优先权期间内，在后申请主题的发明的公开或公开使用，不会破坏该发明的新颖性或创造性特征。

不管该公开是由申请人或发明人本人或由第三方所为，其目的无关紧要。

优先权期限的长短，依据各种不同类型的工业产权而有所不同。对于发明专利和实用新型而言，优先权期限为 12 个月，对于工业设计和商标而言，是 6 个月。在确定优先权期限的长短时，巴黎公约必须考虑到申请人和第三方的利益冲突。巴黎公约现在规定的优先权期限，似乎在他们之间取得了适当的平衡。在一些国家例如美国，还有将优先权期限延长至 30 个月的讨论。一些国家的立法，除了巴黎公约规定的优先权期限之外，还规定了

“宽限期”和“初步申请”(这将在本单元后面解释)。

公约所确认的优先权，允许主张“多项优先权”和“部分优先权。”因此，在后申请不仅可以主张一个在先申请的优先权，还可以结合几个在先申请的优先权，每个优先权与在后申请主题的不同特征相对应。而且，在在后申请中，主张优先权的要素可以与那些没主张优先权的要素相结合。在所有这些情况下，在后申请当然必须得符合“发明单一性”

的要求，这在前面的单元已经阐述了。这些可能性符合实际需求。经常，在首次申请后，对发明的进一步改进和增加所形成的技术方案，会成为在原属国提起进一步申请的主题。在这种情况下，上述规定是非常实用的，能够将不同的在先申请合并为一个在后申请，在优先权期限结束之前，在另一成员国提出申请。即使多个优先权来自不同的成员国，也可以形成这样的结合。例如，一个申请中的素材可以被使用在其后的发明中。作为一个单独的新申请的一部分或者其使用的继续，该素材的优先权日期的转移，被称为“分案”或者“部分继续”。在这个过程中，以此方式被转移的素材，可以连同它初的优先权日期一并转移。专利文件记录着可能影响

该专利有效的优先权日的在先申请的详细信息，这种情况经常发生。

自测题(SAQ)

自测题 3：你能列出“优先权”规则的至少三个益处吗？

在此输入你的答案：

自测题 3 标准答案：

优先权的益处之一，是向希望在多个国家获得保护的申请人提供实际的好处。申请人无须在同一时间在本国及外国提交所有的申请，因为他有 6 个月或 12 个月的时间来决定在哪些国家要求保护。申请人可以利用这段期间，安排要采取的步骤，确保在特殊情况下

获得各个感兴趣的国家的保护。

其次，能够将各种在先申请结合到一个在后申请中，在其优先权期限结束前，在另一

成员国提交，这是非常实际的好处。

第三，发明人可能没有发觉在一个可能对他的发明存在需求的特定国家中提交申请的商业可行性。申请专利之后，他可能希望包括或指定其他国家，在这些国家中他希望依赖他的策略去寻求专利保护，以便在市场中竞争。12 个月的期限允许他有时间来考虑这样

的策略。

1.4 专利的独立性

巴黎公约一个重要的原则是，“在各国申请的专利，应独立于就同一发明在其他国家所获得的专利……”(见巴黎公约第四条之二)。这一原则，称为“专利的独立性”，这一原则约束巴黎公约联盟成员国，将它们的专利视为独立于同一发明的其他专利，即使这些专利是在非成员国被授予的。这一规定的意图，是为了防止一个国家以另一个国家驳回了某个申请的事实为基础而驳回该专利申请。专利独立性的目的，是基于认识到，各国规定专利的法律均有所不同。符合德国法律所规定的专利条件的发明，可能不同于符合美国或日本法律所规定的专利条件的发明。因此，为了避免有效的申请仅仅因为他们没有满足不同

专利制度的要求而被驳回的不公正的结果，巴黎公约引入了“专利独立性”的概念。

自测题(SAQ)

自测题 4：“专利独立性”原则背后的原理是什么，以及哪个国际条约确认该原则？

在此输入你的答案：

自测题 4 标准答案：

专利独立性的目的，是基于认识到，各国规定专利的法律均有所不同。符合德国法律所规定的专利条件的发明，可能不同于符合美国或日本法律所规定的专利条件的发明。因此，为了避免有效的申请仅仅因为他们没有满足不同专利制度的要求而被驳回的不公正的结果，巴黎公约引入了“专利独立性”的概念。

2．与授予专利相关的具体法律问题

第五单元本部分的内容，包含了与授予专利相关的更深层次的法律问题，以增加你的知识。

在第二单元，下列法律问题都已经简要地强调过了，在此，我们将试图予以更深入地讨论：

2.1 可专利性条件：

2.1.1 可专利的主题；

2.1.2 新颖性；

2.1.3 创造性或者非显而易见性；

2.1.4 工业适用性或者实用性；

2.1.5 充分的公开/使之能够实施的公开；

2.2 辅助要件：

2.2.1 现有技术；

2.2.2 发明的单一性；

2.2.3 权利要求结构和解释；

2.3 异议程序；

2.4 宽限期；

2.5 临时专利；以及

2.6 权利用尽/平行进口。

2.1 可专利性条件

正如在第二单元简要介绍过的，发明如果要获得专利保护，必须符合若干标准。其中为重要的是，该发明必须由可专利的主题组成，发明必须是新的(新颖的)，它必须显示出足够的“创造性”(是非显而易见的)，它必须可适用于工业(有用的)，以及在专利申请中

发明的披露必须符合一定的标准。以下就对这些概念分别进行解释。

专利和发明：在整个课程中，以及在许多出版物和知识产权的教材中，“专利”这个词经常用作“发明”的同义词，以便容易描述和表示相同的意思。不过，这两个词不是同义词。专利是针对发明授予的。换言之，发明是专利的主题。^{^[1]} 因此，对于发明可以运用

“可专利性”的标准进行检验。

2.1.1 可专利的主题

通常，也能够看到将“发明”这个词等同于“发现”来使用。

发现和发明：发现(包括自然规律、物理现象和抽象想法)不是可以授予专利的发明，即使一个国家的法律规定“无论谁发明或发现了任何新的和有用的方法、机器、产品，都可以获得专利”，如美国。例如，玛丽·居里，发现了放射性元素镭，将其分离出来并确定了它的性质。这是一个发现，不能使她获得专利，因为它不符合新颖性的要求(实际上它已经在自然界存在)，并且没有工业适用性。因此，这不是一个发明。但是，在伦琴对X 射线的“发现”的情形中，因为它是一种对放射物质特性的医疗使用组成的应用，这是一个可以获得专利的发明。^{^[2]}对已经存在于自然界的东西的发现，不能被认为具有专利性，因此，可专利和不可专利的主题的区别是十分重要的。近随着技术的进步，尤其是在生物技术领域，就有关控制基因来创造新的基因产品方面，提出了十分尖锐的问题。(更多关于生物技术专利的信息，请报名参加WIPO世界学院的生物技术和知识产权的高级课程) 可专利的主题由法律所确定，通常是通过规定专利性的例外予以定义，一般原则是，所有技术领域的发明都应该能够获得专利保护(参见 TRIPS 协定第 27 条第 1 款)。尽管国家之间存在差异，以下是通常被排除可专利性的事项(也可参见 TRIPS 协定第 27 条第 2 款和第 27 条第 3 款)：

已经存在于自然界的材料或者物质的发现；
科学原理和数学方法；
美学方面的创造(有可能由工业品外观设计来保护)；
演示心理行为的计划、规则和方法；
新发现的世界上自然生成的物质；
可能会影响公共秩序、良好道德或者公共健康的发明；
对人或动物医学治疗的诊断、治疗和手术方法(但不包括在这些方法中使用的产品);
微生物之外的植物和动物，以及实质上是非生物和微生物方法之外的、植物或动物繁殖的生物方法。

为了获得专利保护的资格，发明必须落入可专利的主题的范围。

自测题(SAQ)

自测题 5：是否能用一句话描述发明和专利的区别？

在此输入你的答案：

自测题 5 标准答案：

发明是专利的主题。

2.1.2 新颖性

新颖性是任何实质审查的基本要求，是无可争议的可专利性条件。但是，必须强调，新颖性不是可以证明或确定的；而只有不具有新颖性才是可以证明的。这意味着对于一项发明来说，如果它不构成现有技术(或现有知识)的一部分，那么就被认为是新的(或新颖的)。一般而言，现有技术是在相关专利申请的申请日(或优先权日，如果主张了在先申请

的优先权的话)之前可为公众所知的所有知识。

在许多国家，任何通过出版物(印刷的或以电子方式提供)描述、或在世界任何地方被知晓的发明，都会构成现有技术，其结果是可以破坏发明的新颖性。在第二单元中，曾提醒要考虑为什么在申请专利之前对发明进行保密十分重要。(在申请专利之前)，一旦通过出版或教学公开了该发明，专利权所有人就面临无法满足可专利性条件之一的风险。(参

见本单元后面的现有技术部分的内容)。有些国家，例如美国，规定了从发明人披露该发明之时起长 12 个月的“宽限

期”，如果该发明人在此期间提交了专利申请则不会丧失新颖性。

2.1.3 创造性(或者非显而易见性)

一项发明在下列情况下被认为具有创造明性(或是非显而易见的)：考虑到现有技术，对在该发明特定的领域的技术人员而言，该发明不是显而易见的。非显而易见性的要求，是为了确保专利只授予真正具有创造性的成果，而不应授予本领域普通技术人员可以很容

易地从已有技术中推导出来的技术方案。

关于发明是否是“对该技术领域的普通技术人员而言是显而易见的”这一问题，可能

是实质审查中难判断的标准。

“普通技术”的表述是为了排除可被找到的“ 好”的专家。其目的是将此种人员限

制于在相关国家该领域中拥有平均水平技能的人员。

“创造性”的表述体现的思想是，请求保护的发明仅仅是新的是并不足够的，亦即，该发明仅仅是不同于现有技术中已有的技术方案，这是不够的，它与现有技术的差异还必须具备两个特点。首先，它必须具有“创造性”，即，它应当是一个创造性思维的结果，同时，它必须是一个步骤，即，它必须是可被观察到的。在现存的技术和请求保护的发明之间，必须有清晰可辨的差别。在某些司法管辖区，存在着对现有技术的“提高”或“进步”的概念，就是出于这个原因。第二，要求这种提高或进步，对发明而言是重大的、必不可少的。

下面是一些没有满足创造性的例子，由一些国家过去的法院判决所确立，如：仅仅改变大小；使产品方便携带；零部件的互换；原材料的改变；聚合；或单纯由相同的部分或

功能进行替代。

2.1.4 工业适用性(或实用性)

一项发明可以获得专利权，必须能够被制造或在工业中使用。这是指该发明不能仅仅是一种理论上的现象，而必须是有用的，并产生一些实际的好处。如果发明的目的是一个产品或产品的一部分，那么制造出这样的产品必须是可行的。而如果发明的目的是一个方法或方法的一部分，那么这种方法应当是可以实施的或者能够在实践中“使用”它(一般性用法)。“工业”这个词应当从广义上来理解，包括各种各样的行业。在公共语言中， “产业”活动是指一定规模的技术活动，而在“工业”上适用一项发明是指一定规模的、以技术方式来适用(使用)一项发明。关于工业适用性这一要求，不同国家和地区的法律和实践存在重大的差别。比较极端的一种做法是，只要请求保护的发明可以在工业上制造出来，工业适用性的要求就得到满足，而无需考虑对该发明的使用。然而，仅仅是某一个新产品的构思本身不能获得专利，除非它是一项被认为是具有一个工业适用性的发明。另一种相反的极端做法是，在确定工业适用性时，请求保护的发明的“有用性”被予以考虑。实用性和适用的范围扩大到农业产业中，该产业的可专利的主题是关于生物或可产生生物物质产品的方法。科学家研制出的一种新的酶可能具有新颖性，并且能够满足工业适用性的标准而无须具有实用性。应当注意，有些国家不以工业适用性为要件，但规定了实用性作为要件。

发明不具有工业适用性的典型的例子是：

那些看起来违反自然规律的情况(例如，一台永动机);

那些可以被认为完全落入私人或个人的领域的相关方法。

2.1.5 充分公开/使之能够实施的公开

可专利性的另外一个要求是，发明是否在申请中进行了充分地公开。申请书必须以非常清楚和完整的方式披露该发明，以使该发明能够被一个在特定技术领域“对该技术熟

练”的技术人员实施。

说明书至少应介绍一种实施请求保护的发明的模式。这应当通过举例来实现，并且如果有图纸的话，在适当的情况下参照图纸。在一些国家，说明书要求披露申请人所知的实施发明的佳模式。对于涉及微生物的专利，如果不能以其他方式充分披露，许多国家

要求该微生物应在认可的保藏单位保藏。

自测题(SAQ)

自测题 6：你是否能描述在专利授权程序中作为条件的工业适用性或者实用性的双重检验？

在此输入你的答案：

自测题 6 标准答案：

“工业适用性”或“实用性”的要示，在宽泛的意义上表明，该发明必须能够被制造或在工业上使用。比较极端的一种做法是，只要请求保护的发明可以在工业上制造出来，工业适用性的要求就得到满足，而无需考虑对该发明的使用。另一种相反的极端做法是，

在确定工业适用性时，应当考虑请求保护的发明的“有用性”。

2.2 辅助要件

对权利要求进行准确地界定，并且使其完全得到说明书的支持，这一点十分重要。这意味着，权利要求书的范围不得宽于说明书所表述的范围。另可参见第六单元关于权利要

求解释的内容。

2.2.1 现有技术

对“现有技术”的定义因国家不同而有所不同。在许多国家，任何发明以书面形式、口头交流、展示或通过使用在世界任何地方为公众所知，即构成现有技术。因此，原则上，发明在科学刊物上发表、在会议上介绍、在商业上使用，或在公司的产品目录上显

示，皆构成可以破坏该发明的新颖性的行为，使其不能获得专利权。

什么技术在某个特定的时间点构成“现有技术”的问题，一直以来都是争议的主题。

一种观点是，只应当在仅限于提供保护国家领域内被知晓的范围内，确定现有技术。如果在做出该发明前，其他国家的某些知识没有输入到该国，那么即使在做出该发明的日

期之前这些知识在国外已能获得，也将被排除在现有技术之外。

另一种观点是基于已印刷的出版物与其他公开形式的不同，如口头公开和在先使用，

以及这类出版物或公开发生的地点方面的不同来确定现有技术。

公开某个发明使之成为现有技术的一部分，可以通过三种方式，即：

以发表书面文字或者其他形式的出版物对发明进行描述；公开地以口头形式对发明进行描述，这样的披露称为口头公开；公开地使用该发明，或者给予公众机会，使得公众中的任何成员都能使用该发明，这样的披露就是“使用公开”。

以有形形式的公开，要求有信息的物质载体，也就是广义上的文献，而且该文献必须已经公布，这就是说，公众可以以任何方式获得它，诸如许诺销售或存放在公共收藏室。公开，包括下列情形的发行：已授权的专利或已公开的专利申请，作品(无论他们是手稿、打字稿，或印刷品)，图片包括照片、图纸或胶片，以及录制品，无论他们是以口语

或者编码语言记录的光碟或磁带。今天，在因特网上公开，必须越来越予以重视。

口头公开，顾名思义，暗示着类似文字或者公开的形式本身并不必然被记录下来，而

包括讲座和无线电台广播。

以使用的方式公开，本质上是一个公开的、视觉的披露，例如通过展示、销售、示

范、未录制的电视节目和实际的公众使用。

只有在请求保护的发明的主题明确地包含在某份文献中，该文献才会破坏该发明的新颖性。因此，审查申请文件中的某个权利要求所规定的主题，应当将其与每个单独的公开资料的内容依要素逐个进行比较。只有在该公开资料本身包含了该权利要求的所有特征

时，才能认为缺乏新颖性，也就是说它提前应用了权利要求的主题。

不过，某个公开文件也可能通过默示导致专利申请缺乏新颖性，此时，该技术领域拥有普通技术水平的人在实施该公开文件的“示教”时，将必然地得出一个落入权利要求范围之内的结果。一般而言，只有在对该种在先的“示教”的实际效果不存在合理怀疑的情

况下，专利局才会提出这种缺乏新颖性的理由。

应当注意，在考虑新颖性时，不允许将不同的多个现有技术组合在一起来进行比对。

自测题(SAQ)

自测题 7：简要地分析关于构成“现有技术”的不同观点？

在此输入的答案：

自测题 7 标准答案：

原则上，在很多国家，现有技术由所有在发明之前可获得的知识构成，包括发明在科

学刊物上发表、在会议上的介绍、在商业上使用或在公司的产品目录上显示。

不过，在特定的时间，对什么应构成“现有技术”存在不同的观点。一种观点是，只应当在仅限于提供保护国家领域内被知晓的范围内，确定现有技术。如果在做出该发明前，其他国家的某些知识没有输入到该国，那么即使在做出该发明的日期之前这些知识在国外已能获得，也将被排除在现有技术之外。另一种观点是基于更为具体的情况：即通过区分已印刷出版物及其他形式公开(如口头公开和在先使用)不同的公开目的，以及这类出

版物或公开发生的地点来确定现有技术。

2.2.2 发明的单一性

大多数专利法对在一个专利申请中可能包括的不同发明的数量规定了某些限制。这些限制具体包括所谓的“发明的单一性”的要求。在那些进行实质审查的专利局，专利审查

员会审查申请书是否满足这一要求。

一些专利法对发明单一性规定了非常严格的要求(例如，美国的专利法)，而其他专利法(如欧洲专利公约和专利合作条约)则允许互相联系的发明组合起来，以形成单一的“发明的概念”，而成为一个单独的申请。如果缺乏发明的单一性，申请人会被要求限制权利要求或者将申请分成两个或多个申请(分案申请)。由于存在适用法律上的差异，一个专利申请在一些国家可能是合适的，而在其他国家，要覆盖同样的主题范围则必须提交两个或多个申请。

2.2.3 权利要求结构和解释

权利要求决定了可专利性以及专利的保护范围。类似于有形财产的范围划分，专利的权利要求，往往被比喻为是围绕着诸如人的汽车、农作物、日记或其他个人财产的“围墙”。

权利要求必须简明清晰，因为，他们对于一项授予专利的发明而言，是极为重要的。如果他们撰写得很糟糕，即使是真正有价值的发明，也会变成毫无价值，别人很容易规避或(“设法绕过”)。

“权利要求的功能是明确和精确地确定请求保护的专有权，以便其他人可以知道该领域的确切范围，而擅自进入该范围则将成为侵权者。它们的主要目的，是限制而并非扩大该专有权。未主张权利的部分就是不受保护的。权利要求必须毫无疑问地被作为整个文件的一部分来理解，而不是作为一个单独的文件，但是，权利保护的范围，必须是在权利要求中用文字来确定，而不是在其它地方”^{^[3]}。在专利诉讼中，解释权利要求，通常是确定专利是否有效，以及确定专利是否被侵权

的第一步。为了撰写专利申请，尤其是权利要求书，强烈建议寻求专家的意见。

权利要求的例子：

美国专利号为 US4641349 的“虹膜识别系统”：

在该专利中的前两个权利要求是:

识别一个人的方法，包括：存储至少是人眼的虹膜和瞳孔的一部分的图像信息；照亮拥有虹膜和瞳孔的未被识别的人的一只眼睛；获得该未被识别的人的眼睛的虹膜和瞳孔的至少相同部分的至少一个图像；比较所获取的图像的至少

虹膜部分和存储的图像信息去识别该未被识别的人;

在权利要求 1 中的方法，其中照亮的步骤包含：促使眼睛的瞳孔至少到一个预定的尺寸，比较至少所获取的图片的虹膜部分与从与其有相同的预定尺寸的眼睛瞳孔所获得的存储的图像信息。

自测题(SAQ)

自测题 8：既然专利文献非常重要，特别是说明书，你能简单地解释权利要求的结构及予以解释的重要性吗？

在此输入你的答案：

自测题 8 标准答案：

类似于有形财产的范围划分，专利的权利要求往往被比喻为围绕着诸如私人的汽车、

农作物、日记，或其他个人财产的“围墙”。

在专利诉讼中，解释权利要求通常是确定专利是否有效，以及确定专利是否被侵权的第一步。权利要求对于一项授予专利的发明而言极为重要，因为如果他们撰写得很糟糕，

即使是真正有价值的发明，也可能会变得毫无价值，别人很容易规避或设计绕过。

在撰写专利申请中的权利要求时，建议寻求专利代理人和/或律师的帮助。

2.3 异议程序

不管是否存在对专利的实质性内容进行审查，一些司法管辖区都规定了异议程序，可以在授予专利之前或之后提起。异议程序设计的目的，是为了允许第三方对专利的授权提出反对。

要能够提出异议，公众必须被告知申请的内容，而这是由专利局通过在官方刊物或公

报上发布公告而实现的：

该申请可供公众检查；且/或

除非在指定的期限内提出异议，否则专利局将授予专利；或

专利申请已经获得授权。

提出异议的理由是由相关法律规定的。一般而言，只要基于申请未能满足任何实质要件，就可以提起异议(参见第六单元：工业产权局审查下的执法)。然而，有些国家的法律将异议的理由限于特定的实质要件。通常这些理由是缺乏新颖性、创造性和工业适用性、没有充分公开发明，或对专利申请所做的修改已超出了所提交申请的原始披露范围。一些司法管辖区允许提交异议的理由，包括申请人无权获得专利权。也参见第六单元的执法部分。

2.4 宽限期

为了保全权利，在提交专利申请之前保持发明处于保密状态是很重要的。在许多情况下，在提交申请前向公众公开此发明，会破坏该发明的新颖性，使其无法获得专利，除非

所适用的法律规定了一个所谓的“宽限期”。

一些国家的立法规定了“宽限期”，该期限通常是，从一项发明公开之时到提出申请为止 6 个月或 12 个月，在此期间发明不丧失新颖性。在这些国家中，公司可以披露其发明，例如在一个展会上展示或在公司的产品目录或技术期刊中予以公开，然后在宽限期内

提交专利申请，就不会使发明丧失新颖性，从而可以达到获得专利的目的。不过，因为并非在所有国家都是如此，依赖一个国家的宽限期的规定，可能会排除该

发明在其他存在利益但不能获得宽限期的市场被授予专利的可能性。

2.5 临时申请

在少数国家(包括澳大利亚、加拿大、印度、英国和美国)，申请人可以提交一个临时专利申请。临时专利申请的目的，是以较低成本得到一个获得专利制度保护的落脚点。在提交临时申请之后，申请人在必须提交正式专利申请之前，就拥有了长达一年的时间。虽然临时专利申请的细节各国不同，但在规定这种可能性的国家，通常都会遵循一些共同的

特点，包括：

对临时专利申请一般不进行实质审查；
官方申请费低于正规专利申请的费用。

临时申请必须包含对发明完整的说明。尽管它并不要求包括权利要求，很多申请人会

提交一个包含权利要求的完整的申请。

可以主张临时申请的优先权，但巴黎公约第 4 条 C 款第(4)项并不适用于此。既然临时申请的有效期被限制在一年，后续申请必须在这一年期限届满之前提交，而且如果期限到期的后一天是法定假日，后续申请应在这一天之前提交，而不是顺延至下一个工作日。

自测题(SAQ)

自测题 9：简要地描述专利申请前的“宽限期”的好处，以及在一些国家立法中的“预备专利申请”的好处。

在此输入你的答案：

自测题 9 标准答案：

一些国家立法规定的“宽限期”，通常是从一项发明公开之时到提出申请时的 6 个月或 12 个月，在此期间发明不丧失新颖性。在这些国家中，公司可以披露其发明，例如在一个展会上展示或在公司的产品目录或技术期刊中公开它，然后在宽限期内提交专利申请就不会使发明丧失新颖性，从而可以达到获得专利的目的。与此类似，“临时专利申请” 的目的，是允许申请者在提交一个临时申请之后，在他必须提交完整专利申请之前，拥有 12 个月的时间。这两个制度的目的，都是给申请人提供更多的时间来提交专利申请，而

不丧失新颖性。

一个预备专利申请，进一步帮助申请人以较低成本得到一个获得专利制度保护的落脚

点，使得申请人有 12 个月的时间来满足正式专利申请的要求。

2.6 权利用尽/平行进口

“用尽”是指对知识产权的限制之一。一旦一个受知识产权保护的产品由知识产权所有者或经他/她同意的其他人投入市场销售，对这个特定产品进行商业利用的知识产权就不再归知识产权所有者行使，因为它们被“用尽”了。有时这种限制也被称为“首次销售理论”，因为，特定产品的商业利用权利，随着产品的首次销售而终结。除非法律另有规定，由第三方所实施的转售、出租、出借或其他商业使用形式的后续行为，再也不受知识产权所有者控制或反对。这已达成相当广泛的共识，至少在国内市场的范围内适用。

然而，受知识产权保护的产品在国外的销售，会使国内法规定的该产品的知识产权，在多大程度上用尽，对这一问题的共识却少得多。这个问题与所谓的“平行进口”的问题是相关的。平行进口指的是，货物/产品被进口到 X 国境内，该进口是由一个独立的企业实施的，它独立于该特定产品的制造商或知识产权所有人通过合同谈判而形成的分销渠道之外。由于制造商/知识产权所有者没有与平行进口商有合同方面的关系，进口产品有时被称为“灰色市场产品”，这其实是有些误导，因为这些货物本身是正品或合法的产品，只是它们在 X 国的分销渠道，并不由制造商/知识产权所有人所控制。知识产权授予了知识产权权利人进口权，基于此种权利，他或她可以尝试反对这种进口，以便对市场进行区分，使得他们行使了此种权利的各个市场之间不会相互影响。但是，如果知识产权所有者或经其同意在国外将产品投入市场，导致了在 X 国国内知识产权权利的用尽，那么在 X

国的进口权也用尽，因此，不能再援引用来对抗此类平行进口。

上述原则在不同的进口国会具有不同的含义，这些国家出于法律或政策的原因，会分别适用国内用尽、区域用尽或国际用尽的概念。国内用尽的概念不允许知识产权所有者控制由其或经其同意投入国内市场的货物的商业利用。然而，知识产权所有者(或其授权的被许可人)仍然可以基于进口权，反对在国外投入销售的正品货物的进口。在区域用尽的情况下，受知识产权保护的产品，由知识产权所有者或经其同意被进行首次销售，在这些特定产品之上的知识产权，不仅在国内耗尽，而且在整个地区内都耗尽，而在该区域内的平行进口不会再受根据知识产权的反对。如果一个国家适用国际用尽的概念，一旦产品被

知识产权所有者或经其同意在世界上任何地方出售，知识产权就用尽了。随着近年来对于国际自由贸易理念的热情倡导，对平行进口不停地提出不同的观点，特别是，一方面平行进口显著地影响了对发明者的知识产权保护，另一方面也影响了消费产品的价格。在第七单元，我们将讨论专利权的平衡，具有地域性的专利权，通过政策影

响国家之间的区域和国际的协议。

各国知识产权局或知识产权代理人/律师，应该能够提供哪些法律规定或判例法，在有关国家适用于每种知识产权的信息。在第六单元：执法中，我们将讨论各种异议、上诉

程序，专利制度有助于促使专利权所有人实施其专利权。

第五单元小结

此单元介绍了几个一般性法律问题，即：

国民待遇
惠国待遇
优先权
专利的独立性

它还处理与专利授权相关的具体问题，例如：

可专利性条件：

– 可专利的主题；

– 新颖性；

– 创造性或非显而易见性；

– 充分的公开/使之能够实施的公开；

辅助要件：

– 现有技术；

– 发明的单一性；

– 权利要求结构和解释；

异议程序；
宽限期；
临时专利；以及
权利用尽/平行进口；

1．一般性法律问题

1.1 国民待遇

国民待遇是指，每个巴黎公约和世界贸易组织的国家成员，必须如同它给予自己国民一样，给予其他成员国的国民相同的工业产权保护。相关的条款规定于巴黎公约第 2 条和第 3 条。

如果非巴黎公约/WTO 成员国的国民定居于一个成员国内，或者如果他们在此类国家之内拥有“真实和有效”的实业或者商业营业场所，那么也应当给予他们相同的国民待遇。然而，对成员国国民而言，不能强行要求在主张保护的国家中定居或者有营业场所，作为从工业产权受益的条件。

巴黎公约第 2 条第(3)款规定了国民待遇规则的例外情况。对于某些单纯程序性的特定要求，对外国人施加这些条件是为了司法和行政程序的目的，也可有效地被援引来针对作为成员国国民的外国人。一个例子是，要求外国人预存一定数额的款项以作为诉讼费用的担保金或保证金，或者是要求外国人在请求保护的国家中，要么指定一个送达地址，要

么委托代理人。

对于“住所”这个术语的一般解释，不仅仅是在严格的法律意义上。不论是否为永久居住地，单纯的居住就足够了，这与法律上的住所有所区别。法律实体的居住地，是其实

际总部所在的地方。

1.2 惠国待遇

该原则规定在 TRIPS 协定的第四条当中。国民待遇条款禁止将成员国自己的国民与其他成员国的国民区别对待，惠国待遇条款则禁止在其他成员国的国民之间区别对待。这意味着，“某一成员国提供给任何一个国家国民的任何利益、优惠、特权或豁免，应立即

和无条件地给予所有其他成员国的国民”。对于该原则也规定了某些有限的例外。

国民待遇条款禁止将成员国自己的国民与其他成员国的国民区别对待，惠国待遇条款则禁止在其他成员国的国民之间区别对待。

1.3 优先权

的步骤，以保证在特定情况下保护其在各个国家中的利益。

将优先权转移给不同国家的不同的人，这种实践相当普遍。

在后申请必须与主张优先权的首次申请涉及相同的主题。换言之，两个申请的主题必须是相同的发明、实用新型。然而，可以将首次发明专利申请，作为注册实用新型的优先

权基础，反之亦然。

撤回、放弃或驳回初申请，不会破坏它作为优先权基础的资格。即使产生优先权的

首次申请不再存在，优先权还可以存续。

可以这么概括优先权的效力，作为主张优先权的结果，在后申请必须被视为，犹如它在作为主张优先权的首次申请在另外一个成员国提交之时，已经提交了。由于优先权的存在，所有在所谓的优先权期间、即首次申请日与在后申请日期间完成的行为，即不会破坏

在后申请的主题的权利。公约所确认的优先权，允许主张“多项优先权”和“部分优先权。”因此，在后申请不仅可以主张一个在先申请的优先权，还可以结合几个在先申请的优先权，每个优先权与在后申请主题的不同特征相对应。而且，在在后申请中，主张优先权的要素可以与那些没主张优先权的要素相结合。在所有这些情况下，在后申请当然必须得符合“发明单一性” 的要求。

1.4 专利的独立性

这一原则约束巴黎公约联盟成员国，将它们的专利视为独立于同一发明的其他专利，即使这些专利是在非成员国被授予的。这一规定的意图，是为了防止一个国家以另一个国家驳回了某个申请的事实为基础而驳回该专利申请。为了避免有效的申请仅仅因为他们没有满足不同专利制度的要求而被驳回的不公正的结果，巴黎公约引入了“专利独立性”的概念。

2．具体的法律问题

2.1 可专利性条件

一项发明如果要获得专利保护，必须符合若干标准。其中为重要的是，该发明必须由可专利的主题组成，发明必须是新的(新颖的)，它必须显示出足够的“创造性”(是非显而易见的)，它必须可适用于工业(有用的)，以及在专利申请中发明的披露必须符合一定的标准。

2.1.1可专利的主题

一般的规则是，所有技术领域的发明都应该能够获得专利保护。尽管国家之间存在差异，以下是通常被排除可专利性的事项(也可参见 TRIPS 协定第 27 条第 2 款和第 27 条第 3

款)：

已经存在于自然界的材料或者物质的发现；
科学原理和数学方法；
美学方面的创造(有可能由工业品外观设计来保护)；
演示心理行为的计划、规则和方法；
新发现的世界上自然生成的物质；
可能会影响公共秩序、良好道德或者公共健康的发明；
对人或动物医学治疗的诊断、治疗和手术方法(但不包括在这些方法中使用的产品)；
微生物之外的植物和动物，以及实质上是非生物和微生物方法之外的、植物或动物繁殖的生物方法。

2.1.2 新颖性

如果一项发明不构成现有技术的一部分，那么就被认为是新的(或新颖的)。但是必须强

调，新颖性不是可以证明或确定的；而只有不具有新颖性才是可以证明的。

2.1.3 创造性(或非显而易见性)

一项发明在下列情况下被认为具有创造明性(或是非显而易见的)：考虑到现有技术，对在该发明特定的领域的技术人员(即：在相关国家该领域中拥有平均水平技能的人员)而

言，该发明不是显而易见的。

在现存的技术和请求保护的发明之间，必须有清晰可辨的差别。由一些国家过去的法院判决所确定的、没有满足创造性的例子是：仅仅改变大小；使产品方便携带；零部件的

互换；原材料的改变；聚合；或单纯由相同的部分或功能进行替代。

2.1.4 工业适用性(或实用性)

一项发明可以获得专利权，必须能够被制造或在工业中使用。如果发明的目的是一个产品或产品的一部分，那么制造出这样的产品必须是可行的。而如果发明的目的是一个方法或方法的一部分，那么这种方法应当是可以实施的或者能够在实践中“使用”它(一般性用法)。关于工业适用性这一要求，不同国家和地区的法律和实践存在重大的差别。比较极端的一种做法是，只要请求保护的发明可以在工业上制造出来，工业适用性的要求就得到满足，而无需考虑对该发明的使用。另一种相反的极端做法是，在确定工业适用性时，请求保护的发明的“有用性”被予以考虑。另一方面，有些国家不以工业适用性为要

件，但规定了实用性作为要件。

发明不具有工业适用性的典型的例子是：

那些看起来违反自然规律的情况(例如，一台永动机);

那些可以被认为完全落入私人或个人的领域的相关方法。

2.1.5 充分公开/使之能够实施的公开

申请书必须以非常清楚和完整的方式披露该发明，以使该发明能够被一个在特定技术

领域“对该技术熟练”的技术人员实施。

说明书至少应介绍一种实施请求保护的发明的模式。这应当通过举例来实现，并且如果有图纸的话，在适当的情况下参照图纸。在一些国家，说明书要求披露申请人所知的实施发明的佳模式。对于涉及微生物的专利，如果不能以其他方式充分披露，许多国家要

求该微生物应在认可的保藏单位保藏。

2.2 辅助要件

2.2.1 现有技术

一般而言，现有技术是指，在相关专利申请的申请日(或者优先权日，如果主张在先

申请的优先权的话)之前，公众可获得的所有知识。

在许多国家，任何发明以书面形式、口头交流、展示或通过使用在世界任何地方为公众所知，即构成现有技术。因此，原则上，发明在科学刊物上发表、在会议上介绍、在商业上使用，或在公司的产品目录上显示，皆构成可以破坏该发明的新颖性的行为，使其不能获得专利权。

公开某个发明，使之成为现有技术的一部分，可以通过三种方式，即：

以发表书面文字或者其他形式的出版物对发明进行描述；

公开地以口头形式对发明进行描述，这样的披露称为口头公开；

公开地使用该发明，或者给予公众机会，使得公众中的任何成员都能使用该发

明，这样的披露就是“使用公开”。

2.2.2 发明的单一性

大多数专利法对在一个专利申请中可能包括的不同发明的数量规定了某些限制。这些限制

具体包括所谓的“发明的单一性”的要求。

一些专利法对发明单一性规定了非常严格的要求(例如，美国的专利法)，而其他专利法(如欧洲专利公约和专利合作条约)则允许互相联系的发明组合起来，以形成单一的“发

明的概念”，而成为一个单独的申请。

如果缺乏发明的单一性，申请人会被要求限制权利要求或者将申请分成两个或多个申请(分案申请)。

由于存在适用法律上的差异，一个专利申请在一些国家可能是合适的，而在其他国

家，要覆盖同样的主题范围则必须提交两个或多个申请。

2.2.3 权利要求结构和解释

权利要求决定了可专利性以及专利的保护范围。权利要求对于一项授予专利的发明而言，是极为重要的，因为，如果他们撰写得很糟糕，即使是真正有价值的发明，也会变成

毫无价值，别人很容易规避或设法绕过。

在专利诉讼中，解释权利要求通常是确定专利是否有效以及确定专利是否被侵权的第

一步。强烈建议寻求专家的意见去撰写专利申请，尤其是权利要求书。

2.3 异议程序

一些司法管辖区都规定了异议程序，可以在授予专利之前或之后提起。异议程序设计的目的，是为了允许第三方基于某些理由对专利的授权提出反对。通常提起异议的理由是缺乏新颖性、创造性和工业适用性、没有充分公开该发明，或是对专利申请所做出的修

改，已经超出了所提交申请原始公开的范围的事实。

要能够提出异议，公众必须被告知申请的内容，而这要由专利局来实现。

2.4 宽限期

在许多情况下，在提交申请前向公众公开此发明，会破坏该发明的新颖性，使其无法

获得专利，除非所适用的法律规定了一个所谓的“宽限期”。

一些国家的立法规定了 6 个月或 12 个月的“宽限期”，从一项发明公开之时到提出申请为止，在此期间发明不丧失新颖性。在这些国家中，公司可以披露其发明，例如在一个展会上展示或在公司的产品目录或技术期刊中予以公开，然后在宽限期内提交专利申请，就

不会使发明丧失新颖性，从而达到获得专利的目的。

2.5 临时申请

在少数国家(包括澳大利亚、加拿大、印度、英国和美国)，申请人可以提交一个临时专利申请。临时专利申请必须包含对发明完整的说明，但是并不要求包括权利要求。其目的，是以较低成本得到一个获得专利制度保护的落脚点。在提交临时申请之后，申请人在必须提交正式专利申请之前，就拥有了长达一年的时间。可以主张一个临时申请的优先权。在规定这种可能性的国家，通常都会遵循一些特点，包括：

对临时专利申请一般不进行实质审查；

官方申请费低于正规专利申请的费用。

2.6 权利用尽/平行进口

一旦一个受知识产权保护的产品，由知识产权所有者或经他同意的其他人投入市场销售，对这个特定产品进行商业利用的知识产权就不再归知识产权所有者行使，因为它们被“用尽”了。除非法律另有规定，由第三方所实施的转售、出租、出借或其他商业使用形式的

后续行为，再也不受知识产权所有者控制或反对。

权利用尽的原则至少在国内市场的范围内适用，这已达成相当广泛的共识，但是，受知识产权保护的产品在国外的销售，会使国内法规定的该产品的知识产权，在多大程度上用

尽，对这一问题的共识却少得多。

这个问题与所谓的“平行进口”的问题是相关的。平行进口指的是，在由制造商通过

合同谈判而形成的分销渠道之外的货物进口。

国内用尽的概念，不允许知识产权所有者控制由其或经其同意投入国内市场的货物的商业利用。然而，知识产权所有者(或其授权的被许可人)仍然可以基于进口权，反对在国

外投入销售的正品货物的进口。

在区域用尽的情况下，受知识产权保护的产品，由知识产权所有者或经其同意被进行首次销售，在这些特定产品之上的知识产权，不仅在国内耗尽，而且在整个地区内都耗

尽，而在该区域内的平行进口，不再会基于知识产权而受到反对。

如果一个国家适用国际用尽的概念，一旦产品被知识产权所有者或经其同意在世界上

任何地方出售，知识产权就用尽了。

根据美国第6,139,898号专利文件，该专利于1999年3月26日在美国递交申请。该专利是在第98200964号欧洲专利申请的基础上，于1998年5月27日递交的，是一个原始专利申请。因此，有效的优先权日是1998年5月27日，也就是1999年3月26日提起美国专利申请之前的10个月(这也列在专利文献中，作为参考文献)。

如果我在1998年11月12日直接提起相同或者抵触专利申请，尽管我在美国递交申请的日期早于上述专利申请，也无法获得专利权，并且也无法撤销美国第6,139,898号专利，因为美国第6,139,898号专利，可以基于在先的欧洲专利申请主张“优先权”。

[1] 《案例汇编：知识产权执法》，作者： LTC Harms，WIPO出版物第 791e号。

[2] Genetech Inc’s Patent [1989] RPC 147 (CA); Chiron Corp V Murex Diagnostics Ltd. [1997] RPC 535

(CA)

[3] Lord Russell of Killowen, Electric and Muscial Industries Ltd. V Lissen Ltd (1938) 56 RPC 23。

66666

第六单元

执法

学习提示：学习本单元的内容，大约需要 10 个小时。你可以在第二部分和第三部分做个适当的停顿。为了获得进一步的阅读资料或者完成建议的阅读，请查看学生文件中的“资源”。

第六单元：执法

目标

完成本单元的学习之后，你应当能够：

解释巴黎公约和 TRIPS 协定规定的“国民待遇”、“惠国待遇(MFN)”和“专利的独

立性”原则；

描述“优先权”的理由及益处；

辨别下列可专利性的标准：

可专利性的条件：
可专利的主题；
新颖性；
创造性或者非显而易见性；
公开；
现有技术；
发明的单一性；
权利要求的结构；
异议程序；
宽限期；及
权利用尽/平行进口。

区分“专利”、“发明”，和“发现”这些词语；

解释权利要求结构和权利要求解释的重要性。

执法

这个单元分为四个部分，包括：(I) 专利审查过程中，主张专利权的授权前准司法程序和诉讼程序；(II) 针对专利侵权的执法；(III) 针对侵权行为可以获得的救济；以及(IV) WIPO 通过可选择的争议解决办法直接便利当事人获得救济，以及在国际范围内执法的主要活动。

第一部分

1. 专利局/工业产权局程序

1.1 针对工业产权局决定的内部申诉

1.2 对工业产权局决定的复审

1.2.1 简介

1.2.2 授权前的申诉

1.2.3 授权后的申诉

1.2.4 申诉程序

审前协商
证据
终处置

第二部分

2. 知识产权执法概述

2.1 避免诉讼

3. 考虑执法的选择方案

4. 专利权执法

4.1 民事诉讼程序

4.2 专利权执法的相关步骤

4.3 评估专利有效性和侵权

4.4 专利诉讼的成本

第三部分

5. 救济：

5.1 简介

5.2 初步救济：诉讼中禁令

5.3 终禁令

5.4 损害赔偿金或者应计利润

第四部分

6．WIPO有关知识产权争端的执法、仲裁与调解活动

6.1 简介

6.2 TRIPS协定中的执法条款

6.3 可选择的争议解决办法

6.3.1 仲裁 6.3.2 调解 6.3.3 专家裁定

6.4 国际范围的执法

6.4.1 WIPO 仲裁与调解中心

第一部分

1．专利局/工业产权局程序

简介：

第五单元介绍过，工业产权局在管理工业产权体系中，经常具有准司法职能，它们提供一个评判的程序，使之针对该局正在审查或者已经授权的权利提出质疑。这些程序就是通常所指的“异议程序”。我们从专利申请人向专利局提交申请文件时开始，学习知识产权执法的内容。大多数人认为，只有当专利被侵权或者存在纠纷时，在法院才会开始或者处理专利权的执法。然而，专利权是个人或者公司通过向政府提起请求而获得的权利，当由于某些申请人并不接受的原因，该请求被驳回或者没有得到批准，大多数的专利制度，依据异议程序和专利权人在授权前程序中为实施其权利所采取的行动，来解决这种情形。

一些专利制度允许在获得专利授权之前(在 18 个月内)提起正式异议，或者允许第三方有机会加入成为争议的一方当事人，来辩论该专利是否应该被授权。这些授权前异议程序所产生的问题，经常对专利授权造成相当长时间的延误。它们有其利弊。延误意味着需要获得专利以追究侵权行为的专利所有权人，不能尽快地对侵权者提起诉讼。与此同时，在授权前允许提起正式的异议，使得一个专利通常会在授权前得到比较慎重的审查。

为了兼顾时间和效率，及时提起授权后反对程序也是很重要的。如果延误太长时间才提起该程序，在后专利的使用者有可能主张，在先专利的所有人已经默许(承认)在后专利的授权，因此在先专利权所有人就不能再提起诉讼。针对其声称在后专利权所覆盖的产品

或者方法的侵权行为，就很难实施在先专利权。

在一些国家，例如美国，没有关于异议的规定。不过，关注被授权专利的第三方，可以要求专利局对该专利再审。这样的第三方，不会成为该程序中的直接当事人，但是可以引起关注在第一次审查中有可能被忽视的现有技术。再审的结果可能是被驳回或者是将权

利要求的范围修改得更窄。在很多国家，很少或者根本没有对异议的规定，因为工业产权局缺乏专家。在很多国家都是这种情况，例如法国，它们并不进行实质性审查。在这种情况下，想要撤销或者修

改竞争对手的侵权专利，提交法院要求撤销就成为唯一的途径。

1.1 针对工业产权局决定的内部申诉

在很多国家的知识产权体制中，针对专利或商标审查员的决定，通常都规定了某种形式的内部申诉方式。例如在欧洲专利局和美国专利商标局都存在申诉委员会。英国专利商标局并没有正式的内部申诉，申请人与审查员之间的争议会提交给资深的官员进行审理。

不管是否设有内部申请，在大多数的知识产权体制里，法院在对工业产权局的决定提

起上诉和在侵权行为的判定当中扮演了一个重要的角色。

1.2 对工业产权局决定的复审

1.2.1 简介

大多数国家专利局的职能更多是管理性质的，而非司法性质的。不过，因为专利局局长和注册处长有责任对法律进行解释，以更好地执行他们的职责，也因为必须考虑第三方的权利以及公共利益，有时会倾向将专利局的决定视为神圣不可侵犯的。在某些国家，局长或注册处长可以传唤证人、安排宣誓、要求提交文件或者实物以及决定费用的承担。因此，专利局的职能经常被认为是“准司法”性质的。不过，必须牢记，专利局的决定是管

理性质的，尽管局长或者注册处长的特定职能具有准司法的特征。

一般而言，可以在与发明专利申请相关的程序期间或者程序结束时，提起针对决定的申诉——在程序期间提起的是“授权前申诉”，而针对发明专利获得授权之后的决定所提

起的是“授权后申诉”。

1.2.2 授权前申诉

按时间顺序排列，专利局的第一个决定，是确定哪个是或者哪个不是申请日的决定。申请人可能不同意专利局确认的日期，可能会要对该决定提起申诉。举个例子，假设在某个特定国家，缴纳申请费用构成确认申请日的某一个要件，而专利局和申请人对于申请费用实际缴纳的日期有异议。专利局声称相比构成申请书的文件所提交的日期，申请费用晚交了两天；而申请人声明，申请费用与提交申请书的日期是同一天缴纳的。如果申请书中的发明在申请书提交日的后一天被公开，专利局确定申请日的这个决定就十分关键。如果申请人不能让专利局相信，申请费用是在发明公开前缴纳的，该申请终会被以该发明缺乏新颖性的理由驳回。因此，对于申请人而言，拥有对确定申请日的决定提起申诉的权利

是非常重要的。

另外一个申请人可能诉讼至法院的决定，是在初步(或者形式)审查过程中做出的，专利局通过该决定宣布该申请被视为撤回。做出这样的决定的情况包括，例如，理由是申请书中的形式缺陷没有在规定的时间内消除(参看第三单元“形式程序”)，或者申请书中请求保护的发明，与公共秩序或者道德相违背，因此引发了可专利性的问题(参看第二单元

和第五单元关于可专利性的标准的内容)。

申请人可能诉讼至法院的常见的决定，是专利局对申请的实质性审查所做出的决定，并导致驳回申请的决定。做出这样的决定的情况包括，例如，理由是申请书中请求保护的发明不是新的，没有创造性，或者不能在工业中实施(参看第二单元和第五单元中关于可专利性的三个要件的内容)。另外一个可能驳回申请的理由，是权利要求或者说明书包含了实质性的缺陷，而申请人没有消除这些缺陷(参看第五单元关于充分公开的内容)。

1.2.3 授权后申诉

获得发明专利授权后，也可能存在一些可以针对专利局的决定提起诉讼的情形。例如，因为没有按时缴纳年费，专利局可以宣布发明专利权失效。另一方面，发明专利权所有人可以声称年费已经按时缴纳，因此，会希望针对宣布失效的行为向法院提起诉讼。在这种情况下，诉讼只涉及到发明专利所有人和专利局。另一个“授权后申诉”的例子，是针对专利局对专利强制许可的决定。如果法律有相应规定，在专利局做出拒绝强制许可的决定时，也可以提起类似的诉讼。在这两种情况下，诉讼都会涉及三方当事人，也就是，发明专利的所有人、请求强制许可的一方当事人

以及专利局。

1.2.4 申诉程序

 简介

申诉程序通常由专利法、专门法院规则或者该国的一般程序规则中规定的守则或者细则所决定。

通常，工业产权法律会设定提起诉讼的时间期限。这些程序规则决定何时及如何进行每一步程序。这些规则通常会给法院广泛的自由裁量权，以便于各方能够提出对自己有利的诉讼。例如，如果允许对被驳回的权利要求进行修改，常常有可能无需审理而解决该争议。

程序规则一般会对该程序中的每一步骤的完成设立时间期限。例如，证据需要在接到 “诉讼通知”后一个月内向法庭提交，以及诉讼的陈述书(或者概要)可能要求在下一个月内提交。

在普通法系中，程序规则要求每一方——起诉人(提起诉讼的人)和应诉方(其决定被诉讼之人)——在他所采取的每一步都需要通知对方，并且向法庭证明已经发出该通知。如

果诉讼中涉及第三方，同样的规则会适用于第三方。

程序规则通常也规定例外的可能性，允许当事人以适当的方式提交其案件。例如，如果起诉人不能按时做出适当的指示，可以要求延长时间。通常，也有强制当事人遵守程序

的规定，否则就会受到撤销其案件的处罚。

审前协商

通常，在普通法系，规定应当召集审前协商来解决审理中必须遵守的程序问题；这些问题在庭审时可能由法庭来解决。在审前协商时，有些问题可能是谁应获得发言的机会，

以及以怎样的顺序进行发言，要考虑哪些材料，以及哪些事实要由各方确认。

证据

“证据”这个词用在诉讼程序中，通常意味着在法庭上应提出哪些证据，从而使得法庭能够判定事实问题。例如，由发明者签署的一份文件，根据这份文件，将一项在专利局正式注册的发明专利权，转让给另一个企业或者个人，这就是证明这个企业或者个人是发明专利所有人的好证据。这也可以称为“直接”证据。如果该份文件丢失了，那么目睹发明人签署这样一份转让文件的证人的证词，也有足够的证明力。这是间接证据。如果可以获得文件，那么应当提交该文件。如果不能，那么别无选择只能提交后一种证据。

证据可以分为三种形式——“书面证据”，亦即以所有类型的书面和文件形式所提供的证据；“实物证据”，即由实物本身而不是对他们的描述所提供的证据；以及“专家证言”，即由专家提供的口头证据。在可能的范围内，所有的证据都应采用书面形式。口述证词，如果提供的话，通常会逐字写下或者记录下来，以便权威机关查阅；不过，如果要求审查口头证言，通常会被允许。在口述证据的情况下，作证的当事人或者证人应准备被

对方或者法庭询问。

终处置

在处理诉讼时，法庭通常可以做出下列诉讼选择：可以驳回诉讼、可以准许诉讼、可以将案件发回专利局进行重审，或者，如果诉讼是针对申请被驳回的决定，可以修改权利要求，并且向专利局发出指令，要求其授权发明专利。如果法院将案件发回专利局，它可以做出修改权利要求、说明书或者图示的建议，以矫正一方或者双方当事人被置于不公正境况的情形。法院采取行为的权力依据，通常是专利法，或者可以在其他一般性法律规定中找到。

第二部分

2．知识产权执法概述

一般而言，针对任何侵犯私有财产的法律保护并不会自动给予，而只有当权利持有者或者其代理人请求保护时才给予。同样，如果专利权持有者想要实施他们的知识产权(专利权)，他们需要时常注意国家专利公报和与他们专利主题(在第二单元中有介绍)相关的商

业活动。

尽管各个国家和地区的法院，例如欧洲法院，在维护专利权持有人权利的执法方式上有所不同，但是在实施知识产权执法上，却存在很多共同的基础和原则。对于建立可获得的、有充足资金支持的安排来保护权利，其所产生的利益已经达成普遍共识。当今世界，技术的发展使得对受保护权利的侵犯更加容易，至今已经到了一个史无前例的程度，在这种情况下，如果权利所有人不能在世界范围内有效地实施其权利，那么，建立一个具体而完备的、促进国家发展和创造财富的知识产权保护体系，以及传播相关信息，就失去了任何意义。为了保护权利和在市场上建立公平竞争，权利持有人必须能够对侵权者采取行动，以阻止进一步的侵权行为、弥补实际侵权行为所造成的损失。他们还必须能够请求国家权威机关处理制造伪劣消费产品、危害健康产品的假冒行为，以及处理剥夺创造者从他

们的创造当中受益的假冒行为。

所有知识产权制度都需要一个能够同时处理民事和刑事侵权的强有力的司法系统来做支撑，这个司法系统需要配备足够多的具有适当背景和经验的法官。知识产权争议是民事法律中需要解决的主要问题之一，司法系统应该尽力公平而且迅速地解决这些问题。在多数情况下，政府行政管理机关，例如知识产权局或者海关当局，在处理侵权、盗版或者假冒案件中承担了主要的职责。一些国家推行了丰富的教育和培训计划，以提高公众意识，并且通过大学核心课程的知识产权教育，加强国民的保护能力。如果缺少一个既保障执法

权利，又授予抵御他人侵害的权利的适当制度，知识产权制度将毫无价值。

而且，有一些帮助其成员实施知识产权的机构和行业协会，也有帮助其国民实施知识产权的政府机构。除了第二单元所提供的知识产权局的列表外，下面列出了部分专门提供

执法信息和服务的网站：

世界知识产权组织 (WIPO) www.wipo.int世界贸易组织(WTO) http://www.wto.org/欧洲法院(ECJ) http://curia.europa.eu

世界海关组织 http://www.wcoomd.org/

商业软件联盟(BSA) www.bsa.org

澳大利亚道路标记产业协会(RIAA) www.riaa.com

支持澳大利亚 http://www.ipaustralia.gov.au/about/backing.shtml

菲律宾知识产权执法报告

http://www.ipophil.gov.ph/ipenforcement/ipenforcementmain.asp 美国海关和边境保护 (CBP) http://www.cbp.gov/

美国司法部电脑犯罪和知识产权部门: www.cybercrime.gov英国知识产权局http://www.ipo.gov.uk/crime.htm

一般网站：

www.ipmenu.com http://ipmall.info/www.worldlii.org

www.grayzone.com

2.1 避免诉讼

一个竞争者的经营如果遭到在先权利的阻碍，他通常会寻求以合法的方式来避免或者克服这个问题，比如，存在在先专利权时，通过绕开保护范围来进行创造。另一个途径，是以友好的方式寻求许可或者谈判达成某种形式的协议。当然，公司在与竞争对手达成协议时，必须要注意不要违反竞争政策规则，这些规则的目标是为了防止破坏竞争。这通常意味着，许可的条件中，不能含有反竞争或者不合理的条款。在第一单元和第二单元中，曾简略地介绍过，竞争规则主要以商法为基础。随着国际贸易的急剧增长，以及消除法律和税收壁垒对贸易的促进作用，政治决策者们已经将他们努力的目标，放在为他们希望统一的地域，比如，建立于 1994 年及 1995 年间的欧洲经济区(EEA)，制定一个统一的知识

产权法，这一点是非常重要的。

一个公司若受他人权利的影响，应谨慎判断该权利的范围以及是否有效。这里再次强调对于专利所有权人而言特别重要的一点，也就是必须很好地撰写权利要求，并适当的披露该发明，以支持权利要求。他们必须清楚地区分保护主题与现有技术，保护范围必须既不太宽又不会太窄。一个撰写得很好的专利，通常就足以阻嚇潜在的侵权者。同样的道理

也可以适用到其他权利，例如商标权或者外观设计权。对于权利所有人而言，他必须把他当作是自己的警察。他必须留意他销售产品、提供服务、或者可能使用他的方法的工业和商业市场。他必须了解竞争对手活动的新情况。如果他发现了明显的侵权行为，他没有必要断定该侵权行为是故意的(尽管如果侵权的物品是完全的复制或者假冒，侵权行为几乎可以肯定是故意的)。他应该首先联系竞争者，

指出其权利的存在。

某些国家关于专利、外观设计和商标的法律规定，权利所有人不能对竞争者或者他们的分销商进行毫无根据的威胁。例如，当没有理由宣称存在侵权行为，或者当涉案的权利已经期满失效，就没有必要威胁提起诉讼。权利持有人可以发出一封简单的信件，提醒注

意该权利，使得侵权者不能在以后主张不知道存在此权利。

谈判是保护和实施权利的一个重要方式。通过谈判，侵权者可能会被说服，而改变其做法。在谈判的过程中，涉嫌侵权者会主张他没有侵权；或者他会辩解该权利几乎没有价值，没有收取高额许可费的正当性；或者他会不赞同所提议的许可条款。还有一种非常值得建议的方法，是利用调解人的服务，或者将这个问题交由仲裁来裁定。当然，双方需要

同意接受仲裁的裁决，这需要双方同意签署一个合同。

请在本单元后面的内容中了解仲裁和调解程序。

想了解更多关于 WIPO 针对知识产权案件的仲裁和调解程序的信息，可以考虑报名参加 WIPO 国际学院关于 WIPO 仲裁和调解程序的高级课程。

自测题(SAQ)

自测题 1：你能列出至少三个理由来说明知识产权执法的重要性吗？

自测题 1 标准答案：

世界范围内的知识产权的有效执法非常重要，尤其是当今世界上的技术发展使得对受保护权利的侵权行为更加容易，至今已经到了史无前例的程度。为了保护权利和在市场上实现公平竞争，权利持有人必须能够对侵权者采取行动，以便能够阻止进一步的侵权行

为、弥补实际侵权行为所造成的损失。

知识产权和其他有形财产权利一样，当侵权行为发生时，法院必须能够进行执法。

知识产权通过贸易和竞争政策，促进了国家发展和财富创造。如果权利不能够实施，个人和国家将蒙受经济损失，如果权利持有人不能收回他们的投资，还将进一步阻碍一系

列相关的创新。

知识产权的执法将会在侵权行为发生时，保护公众免受假冒产品的侵害，也会避免对

公共健康带来不良影响。

自测题(SAQ)

自测题 2：谁负责实施专利人的权利？

自测题 2 标准答案：

专利持有人或者他的代理人负有实施该专利权的责任。应由权利持有人识别侵权行为

或者假冒他的权利的行为，并决定要采取什么措施来应对。

建立一个可使用的、充分和充足资金保障的制度安排来保护专利权，也是国家的责任。司法和行政管理机关，例如知识产权局或者海关当局，都是在应对侵权、盗版或者假

冒案件中应承担主要职责的政府机构。

3．考虑执法的选择方案

一点都不夸张地说，对抗侵权行为的知识产权执法，是一个漫长而且耗资巨大的过程。如果尽管专利权人如前面所描述的那样尽了大努力，侵犯专利权的行为还在继续，那么专利权人又应当或者能够做些什么呢？当你学完这一单元之后，你就能规划出一个

好的行动策略。

在决定采取哪种可选方案之前，比较方便的做法是：

“确认谁在侵权(包括制造商和主要的分销商，而不仅仅只是零售商)；

确定侵权的范围；

考虑侵权是否扩大的可能；

如果可能的话，计算你所遭受的或将要承受的直接或者间接损失。”^{^[1]}

如果一个竞争企业所生产的产品的某些特征被另一个专利申请所覆盖，要想了解这个正在申请的、可能对他的生意造成影响的专利情况，第一个机会是在该专利申请第一次公布的阶段，也就是优先权日之后 18 个月。个人和企业，特别是那些拥有专利的个人和企业，应该关注竞争对手的活动，以及市场的动态。尤其是那些在他们利益范围内的专利申请，应该通过专利局的期刊以及公布的申请仔细地检查。了解竞争对手正在针对落入自己专利范围的技术的发展寻求保护，这一点固然重要，同样重要的是，应当警惕他们是否对已知技术或者他人拥有专利的技术寻求保护。人们还可以从与申请一起公布的检索报告

中，获知那些在审查阶段会予以考虑的现有技术。

4．专利权执法

在大多数体制中，专利是可在法院进行执法的权利，通常用来阻止对获得专利的发明的生产、销售和使用行为。它并不如很多人所认为的那样，是实施已获专利的发明的许可，实施已获专利的发明有可能因为其他理由，例如安全或者公共健康而受到限制。请求禁止未经授权对发明的生产、销售或者使用行为的申请，应当向法院提交，以便法院可以

颁发适当的禁令并制止侵权。不过，在实践中，该程序没有听起来那么简单。

4.1 民事法庭程序

在普通法国家的专利侵权诉讼中，专利所有人可以通过其关系紧密的律师(事务律师)，准备一个诉状或者起诉书送达涉嫌侵权者。在诉状中，专利权人，作为原告，详述涉嫌侵权行为的性质及寻求的救济办法。几乎毫无例外，权利人都会请求颁发禁令和给予损害赔偿金，禁令能够限制涉嫌侵权者(被告)，使其不再继续进行侵权行为。被告通常会接受诉状并发出他将会进行抗辩的通知。如果他没有发出该通知，原告就有权立即获得一个终或者中间的裁定(该裁定可以就相关问题做出裁决，但不就赔偿金等问题做出裁决)。如果被告进行辩护，而且案件的问题未能通过谈判或者简便的方式在法庭外和解，就会交换诉状与答辩状，一方面是陈述诉讼主张的主要事实，另一方面是抗辩或者反诉。诉状与答辩状的目的是准确界定争议的问题，排除或者同意不相关的事实。双方会来回交换意见，可能会需要几个月的时间。被告的反诉可能会是主张原告的专利无效。那么专利所有人需要对此进行辩护。一旦诉状的交换过程结束，原告会根据他所得到的法官的指令发出传票。法官给出的这些指令，会涉及证据公开和文件检查，以及庭前准备的一般性事项。检查文件的通知，在法庭的准许下送达另一方。质询也是一样，以采用书面形式来提

出，另一方在宣誓说实话后，例如通过宣誓书，必须在审判前回答。

值得注意的是，仅有一小部分的案件会进入审判阶段，因为时间、精力和费用的缘

故，其他案件都和解了。

涉及复杂技术问题的案件，会在法庭上花费非常长的时间，需要传唤专家证人，来接受双方的询问和交叉询问。在颁布其经过详尽论述的决定时，法官可以做出各种不同的选择。除了禁令之外，法庭还可以根据侵权行为判定损害赔偿金，也就是赔偿因为侵权行为而导致的销售和市场的损失。作为一种替代性的赔偿，专利所有人可以被判令获得应计利润。所有因侵权行为而由被告获得的利润，可以转由专利所有人支配。也可以颁布禁令，要求被告将产品或者包含着获得专利的发明的物品移交给专利所有人，或者销毁它们。

后，专利所有人可以获得一个宣告，即该专利是有效的，并且被侵权了。

4.2 专利权执法的相关步骤

专利权所有人必须首先评估他所获得的专利是什么内容。现在，几乎所有的专利制度都有相同的特征，即一个专利要么必须包括一份包含权利要求的说明书，要么必须包括说明书、权利要求或者必需的附图(选择哪种表述取决于具体法律的用词)。在大多数制度中，权利要求具有决定性作用，因为它们界定了所寻求保护、并得到专利授权的范围。

说明书和附图可以用来解释权利要求，权利要求必须能够得到他们充分的支持。

大多数发明人利用专利代理人的服务来为他们撰写说明书。发明人可能不能完全地理解说明书，尤其是可能会在理解权利要求上遇到困难。即使专利权所有人了解他在本国所获得的专有权，一般来说，他也无法精确地知道他在其他国家，对相应的专利可以拥有何种权利。专利权人第一次真正地理解他的专利权的范围，通常只发生在他考虑实施其权利的时候。

因此，专利权执法的基础是在申请专利的程序之初，当专利说明书被发明人或者发明人的专利代理人起草之时就确立了。专利局的审查程序可以修改原来的措辞。发明人通常都会避免修改，修改会导致对保护范围的限制，而在保护范围上的任何缩小，都会使竞争对手更容易避免侵权。如果竞争对手可以轻易地向市场供应与发明等同(而不是相同)的物品，而不侵犯该专利，这会使原来的专利仅具有非常有限的商业价值。当专利申请人坚决反对为消除异议而修改其权利要求，而是试图通过辩护来应对异议的时候，专利局审查员应该牢记上述道理。尽管同意修改可能会使该申请提早得到专利授权，但也可能导致所获

得的是一个在商业实用性上不确定的专利。

4.3 评估专利有效性和侵权

评估专利权的范围之后，专利权人的下一个任务就是判断是否存在侵权行为。在把自己置于专利诉讼案件的财务风险之前——专利诉讼案件可能会是所有诉讼中耗时和昂贵的案件——专利权人，除非他非常富有，对钱无所谓，都应该尝试预测看看是否会胜诉。对侵权问题的评估，很少只考虑其本身。专利，和其他知识产权形式一样，不仅仅只是影响参与诉讼的当事人；他们还会对一般大众产生影响。在这种情况下，通常认为，可能会被证明为无效的专利，是不能给予强制执行的。尽管在专利申请过程中已经接受了审

查，但没有一个专利体制能够保证被授权的专利是绝对有效的。

因此，在专利诉讼中，被告通常会在没有侵权这个抗辩理由之外增加一个抗辩，而且通常以反诉的形式提出，即专利是无效的，即使该专利被侵权，也不具有强制执行力。在某些司法管辖区，专利侵权和专利有效性的问题可以在一起审理。在其他司法管辖区，专利有效性的问题，是由不同的法庭来分别审理的，或者该问题有可能被提交给专利局处理。

由于存在无效专利不具有执行力的这个原则，专利诉讼中的被告，通常可以在程序中的任何阶段提交专利无效的证据，在一些司法管辖区，甚至在开庭审判过程本身也可以提出。因此，在专利诉讼过程中，专利权人的地位有退化成辩护人的倾向，他需要做检索以及经常努力去寻找与专利有效性相关的证据。而更为重要的是，被告经常会提出反诉，主张应撤销专利。如同在商标侵权诉讼中一样，被告可以寻求许多法定理由去质疑专利的有效性。这里列出一些他可以作为依据的理由，包括：发明缺乏新颖性；发明是显而易见的；专利权人没有足够或者合理地说明实现发明的方式；发明没有实用性；专利授权的取得，是建立在虚假的建议或者失实陈述之上；或者它是不正当地从另外一个发明中获得的。部分或者所有这些理由，都可以在大多数国家的专利法规中发现。此外，专家证词在这个领域也是非常重要的，以及，通常在专利侵权诉讼中，反诉比原告的请求本身需要花

费更多的时间。当然，请求撤销专利这一反诉的举证责任，由被告承担。

如前所述，在所有专利侵权诉讼中，法院的首要任务是正确地界定授权专利的界限。这要求法院去解释专利的说明书，以及涉嫌侵权行为是否落入所界定的范围内。一般来说，不允许引用专家证词来解释那些具有普通含义的词语。唯一的例外是，当使用技术词语时，法院可以要求专业的解释。在判断专利有效性时，法院(或者任何一个负责考察专利有效性的专门法庭)所确定的保护范围，应该与为了判断侵权而确定范围相同，并考虑，对于专利所有权人主张的保护范围和程度，被告提供的证据是否使专利无效。在这两种评定过程中，总是会出现各种不同的问题。不过，两者的评定起点，几乎总是权利要求中的措词。

范例 1

在处理侵权案件时，法院经常需要处理对专利权利要求的解释。在侵权案件中，解释权利要求是一个有着自身困难的领域，有时会引起争议。法院需要考虑的可能是权利要求书中的实际用词，根据说明书(或者描述和附图)来解释，需要界定的发明是否包含了涉嫌侵权的主题。例如，权利要求中包含了“弹簧”作为一项特征。如果涉嫌侵权的设备没有包含一个“弹簧”，但以一个固体橡胶垫替代，而这个固体橡胶垫在某些方面起到了弹簧的功能；那么这样构成侵权了吗？不同的司法管辖区可能以不同的方式来处理这类问题，这取决于他们法律规定的方式。另外，很多案件需要或者期望获得专家的帮助，用来判断某个争议点的技术特性，例如，在上面的例子中，由专家来判断橡胶垫是否可以被认为落入了“弹簧”这个词的范围内。

法院所面临的下一个任务，是判定涉嫌侵权行为是否落入了它所解释的权利要求的范围。这通常不是很容易的，特别是当被告已经做好应对准备时。在这方面，经常需要专家的证词。而且，在专利侵权诉讼中，经常采用试验以证明侵权，而该证明责任总是归于原告。例如在美国，大多数法院会首先审查专利文件的内容，亦即权利要求书、说明书、附图、专利权所有人和专利局的审查历史记录，然后才会去参考外部资料，例如字典。与此同时，在考察权利要求时，不允许通过审查说明书的内容，去试图改变或者曲解普通英语词汇的意思，以便他们能够“捕捉”到侵权行为。事实上，在解释说明书时，法院的首要

任务，不是考虑涉嫌的侵权行为或所谓的“现有技术”。

范例 2

http://www.supremecourtofappeal.gov.za/judgments/sca_judg/sca_2002/6302.pdf

法院归纳出解释的规则，并随着历史的发展不断地进行修订。下面是一个解释权利要求的规则的例子，由 Harms JA 大法官于 2001 年在南非的 Monsanto 公司诉 MDB 动物健康(PTY)有限责任公司，2001 (2) SA 887 (SCA)案件中提出的。

在这个诉讼中，涉案的南非专利号为 87/2378，涉及一个含有奥美拉唑的药物制剂。奥美拉唑是一种胃酸分泌的强效抑制剂，这使得它在胃和十二指肠球部溃疡的治疗中起作用。

“(a) 对说明书的解释，应该象对其他任何文件的解释一样，根据解释者对说明书及其组

成部分的目标的理解；

(b) 解释的规则，不是要查明发明人或者专利权人头脑中所想的，而是应当查明说明书

中使用的语言的含义，也就是，适当地解释说明书所要传达的意图；

(d) 发明中涉及的技术或者科学的术语，必须给出它们通常的含义，也就是，以他们在

特定的科学领域中的通常理解含义为准；

(e) 如果出现所使用的文字或者措词不是在其通常含义上使用，而是有一些特别的含义的情况，必须肯定这些特别的含义，因为说明书有时候可以界定一个特定的文字或者措词，以使它们在权利要求书中含有这个意思，从而为自己提供进行解释的字典；

(f) 如果一个文字或者措词，在它通常的含义中允许进行一定的灵活解释，它应该被解

释为与说明书其他部分相一致，而不能与之相反或者矛盾；以及

(g) 如果将说明书视为一个整体来理解，某些在权利要求书中的文字或者措词，受说明

书中的说法影响或者界定，权利要求书中的语言的解释必须与之相一致。”

很多专利案件中的技术内容，确实非常复杂，争议的技术要点的解决，可能不仅仅只

涉及到一个或者多个专家证人，还会需要试验证据。

例如，在涉及涉嫌侵犯授权发明专利的案件中，该发明由一个空气等离子切割管组成，权利要求包含了一个特征，界定了当切割管运转时管内发生的情况。为了证明侵权，需要做试验，以确定在切割管内等离子空气的温度梯度。将一根探针插入切割管中，可以改变通过切割管的气流，进而可以影响温度梯度。一个更好的测试方法是热成像，但是安装设备的费用非常昂贵。一旦诉讼中的一方当事人完成了试验，那么另一方当事人就可能感觉迫切需要自己实施其他试验，以确认第一套试验的可靠性，或者达到反驳第一个试验的目的。在专家证词和试验证据支持的观点的帮助下，法庭可以得出是否发生侵权行为的结论。但大多数专利包含了不止一个权利要求。专利中包含多项权利要求的目的，是使得专利权人可以拥有更多的机会来阻止侵权行为。如果一项权利要求被认定无效，专利权人如果能证明另外一项权利要求是有效的，而侵权行为侵犯了该权利要求，就仍然可以成功地防止侵权行为。当涉案专利有数个权利要求涉及到专利权人宣称的侵权行为，法庭就必须

分别考虑每一项权利要求，看看是否被侵权。

为处理专利有效性的问题，可能会需要类似的专家证词和试验。以上述第一个例子中的“弹簧”为例，被告可能能够证明在专利申请日之前，使用一种组成成分含有弹力的、与弹簧在某些方面相似的物品，这已经属于已知的知识了。与侵权判定一样，法院需要判定已知的信息是否足够充分、从而能够使该权利要求被无效；而且需要使用这些方法来检

验所有权利要求的有效性。

4.4 专利诉讼的成本

不论与侵权和专利有效性相关的论据和证据在审理中是以书面或口头、或者两者结合的方式提交，专利诉讼中的当事人会发现，他们需要相当长的时间来考虑相关问题，以及给法院准备材料。可以肯定地总结，进入审判程序的案件，主要是模棱两可的案件。其后果是，争议被延长，因为每一方都希望争取对自己有利的判决。特别是具有很高商业价值的专利纠纷尤为如此。这种纠纷在很大程度上是因为专利的成本很高。因此，当事人各方可能倾向于在案件中提出所有的和每个论点，即使有的论点十分薄弱，以帮助自己赢得案

件。有时，因为这样诉讼过程而产生的费用，会变得令人无法容忍。

有关专利执法成本的关键点，可以概括为如下：不论当事人在诉讼开始时对诉讼成本做了多么谨慎的估计，随着案件的发展，他们几乎总是不可避免地要调高他们的预算，因为总有新问题不断冒出来。专利执法，或对执法的抗辩，它们之所以会发生，是因为有些人想获得商业利益，换句话说，赚钱。必须经常不断地将这种利益与诉讼成本进行对比和审核。

第三部分

5．救济

5.1 简介

知识产权侵权诉讼中可获得的典型救济方式是禁令、损害赔偿和应计利润。大多数诉讼以申请某种初步或临时救济形式开始，并在大多数情况下在这些初步阶段就结束了。

5.2 初步救济：临时禁令

初步救济对于保护所有的知识产权而言，都是重要的措施。一个案件从程序启动到终裁定的这段时间内，侵权人通过对材料和/或信息的其他形式的利用，可能会产生对销售和利润以及声誉等的重大损害。而且，侵权行为或其他非法行为的性质，可能会使得损害赔偿或者应计利润的赔偿成为不充分的救济。造成这种情况的原因之一是，被告有可能不名一文或可能会脚底抹油。不过，在具体的案件中，这种情况不是导致损害赔偿无法充分救济的唯一原因。很多时候，这是因为涉诉知识产权的性质，以及难以准确估算侵权行为所造成的损失的缘故。如果在这种情况下，被告的非法行为在一开始就受到控制，损

害赔偿的问题可能会从该案完全消失，或者不再那么困难。

有用的、和为广泛使用的初步救济，是诉讼过程中的或临时的禁令，其主要目的，通常被形容为保全现状直到主诉讼的审理开始。虽然在提出申请时，维持现状通常是适当的令状，但这不是诉讼中禁令的主要关注点。法庭在给予诉讼中禁令时，关注的主要问题是，所保持的状态能够使得在做出终裁定时容易实现正义。因此，法院有时会命令恢复先前的状态，或当事方以一些其它比较符合司法公正要求的方式来安排他们的事务。

越来越多的案件中，诉讼中禁令不足以保护知识产权以抵御持续的侵权威胁。这常常是因为，需要同时支持临时和终救济申请的证据不容易获得，通过通常的发现证据的方法也不能得到。在这种情况下，原告不太可能获得临时禁令，因为他没有必要的证据。有时候，被告会转移或销毁侵权的材料。近年来，英国法院发展出一种迅速有效获得和保留这些证据的方法。英国法院所给予的救济是单方禁令，依据该禁令可以进入、检查当事人的营业场所并监督其移交证据。这些禁令被称为安东·皮莱尔(Anton Pilier)禁令，可以成

为获得诉讼中禁令之前的一个必要步骤。同样，如果被告人没有资产可用于支付任何判定的损害赔偿，那么收集证据、甚至取得一个对原告有利的终审判决，都可能是徒劳的。由于试图逃避义务的各种便利方法越来越多，资金可以容易地从一个国家转移到另一个国家，也由于技术的进步，使其成为一个非常严重的问题。为了解决这一问题，普通法国家的法院制定和发展了马瑞瓦(Mareva)禁令，该禁令可用于阻止被告从该司法管辖区中转移资产，或在该司法管辖区内处置或处理

资产，使得可能针对他们的判决无法执行。

5.3 终禁令

在正常情况下，在工业产权诉讼中成功的原告，有权获得终禁令。颁发禁令，由法官自由裁定，只有在特殊情况下(例如，如果只能从被告那里得到维持生命的药品，或者，在版权案件中，出现了极端延误的情况)才会拒绝颁发永久禁令。如果专利权人胜诉，但是没有颁发禁令，其结果就等于，使被告在没有满足强制许可法定要件的情况下，获得该专利的强制许可。如果被告违反禁令，原告可以申请判定其蔑视法庭，而工业产权

领域的实践经验表明，原告的这种诉讼行动并不少见。

5.4 损害赔偿金或者应计利润

工业产权案件中损害赔偿评估的第一步，总是由胜诉的原告来选择，要么一方面进行损害赔偿的调查，要么另一方面要求赔偿应计利润。当然，这些选择的是互相排斥的，既然选择了赔偿应计利润，原告就得将被告的行为视为自己做出。在每个案件中的选择，将取决于案情。例如，有时时间可能是极其重要的，而关于责任承担的审判过程，也使原告掌握了足够多的材料证据，从而可以快速地申请赔偿应计利润。有时，被告人可能在侵权期间已经能够比原告销售更多的涉案产品。在这种情况下，原告更可能选择赔偿应计利

润，而不再要求进行损害赔偿调查 ——调查结果可能是偶尔得到净利润。然而，通常一个取得胜诉的原告，会要求法院下令调查损害赔偿的数额。如果原告这么做，在比较麻烦的案件中，原告可能要忍受一个新的、几乎和责任判定的审判一样的实质审判。出于这个原因，本就历时长久的工业产权案件，很少会进入到为了损害赔偿而进

行全面调查的阶段；它们往往在责任确立时就和解了。

在工业产权案件中，适当的损害赔偿评估，会因为不同的诉讼理由而有所不同。仿冒和商标侵权可能标准相同，而专利和经注册的外观设计的标准相同。针对违反保密义务的行为，如何计算损害赔偿数额，法院的意见存在分歧，在版权案件中，存在特殊的法定条款。但是，对评估损害赔偿，没有放之四海皆准的手段或者准则。这些领域的损害赔偿，是出了名地难以做出准确的评估，法院对此也深有体会，因此不倾向于确立一般性规则。

评估损害赔偿的一种通常做法，是基于一种抽象的公平许可：例如当双方当事人是竞争对手时，就可以采取这种方式，并且这种方式通常适合于专利和注册外观设计案件。因此，对过去侵权行为所造成损害的赔偿，是建立在支付许可费的基础之上，例如，基于每件侵权物品的许可费。仅管如此，还是存在问题——特别是在现实中原告绝对不会同意许可的情况。这种方法也用在违反保密义务和著作权侵权案件中。另一种更难证明的方法，就是通过考查销售，而确定原告的损失；在这种情况下，原告有权获得全部损失的利润。

第四部分

6．WIPO 有关知识产权争端的执法、仲裁与调解活动

6.1 简介

WIPO 活动中基本的、并且很重要的一个领域，是将管理各会员国商定的国际知识产权公约所需的专有知识对外进行传播。事实上，为重要的是，国际上所制定的规定，应在各国予以实施。促进创新活动，首先要求对于有利创新者的规定进行适当的管理和执行。在这方面，WIPO 的发展与合作活动特别重要。

从上世纪九十年代后期到 2001 年，初有两个 WIPO 执法委员会 ——工业产权执法咨询委员会和全球信息网络版权及相关权管理和执法咨询委员会。2001 年 10 月，工业产权执法咨询委员会举行了一次会议，在会上，成员国请求 WIPO 秘书处开展研究和活动，以促进工业产权在全球范围内更加有效地执法，并且发现良好的执法实践和程序，同时将行政机构运行的时间和成本降到低。 2002 年 9 月，决定将这两个委员会合并成一个单独的执法咨询委员会(简称 ACE)，负责所有的知识产权执法事务。WIPO 和/或巴黎公约联盟和伯尔尼公约联盟的成员国，可以成为其正式成员。它的第一次会议于 2003 年 6 月召开，第二次会议于 2004 年 6 月召开。

WIPO执法网站(http://www.wipo.int/enforcement/en/)包含了 WIPO在知识产权执法领域的活动信息，包括培训和协调活动，以及其他信息。这些信息包括ACE第一和第二次会议

的报告，以及关于知识产权执法的常见问题的回答。

6.2 TRIPS 协定中的执法条款

值得一提的是，与贸易有关的知识产权协定(TRIPS)构成了世界贸易组织(WTO)整体协议的一部份，要求世界贸易组织的成员保证提供有效的执法程序。TRIPS协定还规定了海关当局针对涉嫌假冒或盗版商品必须采取必要的行动。参见TRIPS协定，第三部分，知识产权执法，第 41 条至第 61 条 (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm4_

e.htm )。

6.3 可选择的争议解决办法

可选择的争议解决办法，或简称 ADR，指不必启动法庭程序而解决知识产权争端的办法。ADR 有很多种形式。常见的是仲裁和调解。知识产权争端也可以根据专家的意

见予以解决。

6.3.1 仲裁

仲裁有着悠久的历史，特别是在某些商业领域。仲裁是经双方一致同意的：它要求各方同意将其争端提交仲裁员仲裁。当事各方通常会在其协议中包括将争端提交仲裁的条款。当事方可以自由确定允许仲裁员行使的权力和选择适用的程序，通常会包括指定的仲

裁机构的规则。

仲裁的优点，通常被认为获得裁决的速度快、进行仲裁的成本低、程序的保密性、其非正式的特征，以及仲裁裁决可以国际上被执行的便利。仲裁的时间和成本优势，一部分是源于以一个单一的机构来解决多个司法管辖区之间的争端，而不是由各个法院管辖，以

及没有诉讼机制。仲裁裁决是终局的。

相对诉讼而言，仲裁是一种比较非正式的程序，但仍然拥有法庭程序的一些内容。仲裁通常包括书面文件的交换，包括证人证言及可能有的专家意见，以及允许口头辩论、证

人和专家的作证，以及仲裁员和当事人质询的审理。

6.3.2 调解

另一种可选择的争议解决办法(ADR)的形式是调解，有时也被称为调停。调解员是一个中立人士，协助当事人解决其争端。同样需要各方当事人同意将其争端提交调解。一旦调解开始启动，也适用自愿原则：各方可以在任何阶段终止参与。如果调解成功，和解协

议在当事人之间具有合同效力。如果当事方希望保持或发展双边关系，并且私下解决争端，此时调解是特别具有吸引

力的方法。调解更多地考虑双方各自的利益，而不是他们的法律地位。

6.3.3 专家裁定

特别是在技术转让协议中，通常会发现各方已同意将任何技术争议提交给某个专家。这样的专家，是一个在相关技术领域拥有必要专业知识的独立的第三方。双方当事人都受专家裁定的约束，以使这个程序具有法律效力。重要的是，专家的选择是至关重要的，

以避免不公正，并提供可以信赖的和高水平的专业知识。

6.4 国际范围的执法

许多技术转让协议是国际性的。这就对争议解决提出了一个重要的难题。如果协议双方依靠法院解决其争端，就必须确保判决将在所需的任何司法管辖区内都是可执行的。

在原告所在司法管辖区的法院所取得的法院判决，要想在被告的司法管辖区内得到执行，可能存在困难。这个问题可以通过在被告的司法管辖区内提起诉讼程序来解决，但这对可能成为原告的人来说，可能不是一个可接受的选择，因为他可能不熟悉该司法管辖区的法律、法律文化、法院和语言。而且，这种做法也没有解决可能要在被告拥有资产的第

三方司法管辖区内执行该判决所产生的问题。

一般来说，仲裁裁决不存在这样的执行问题。根据被广泛接受的《关于承认和执行外国仲裁裁决的纽约公约》的规定，缔约国有义务承认和执行仲裁裁决，而仅有少量的例外情况。

6.4.1 WIPO仲裁与调解中心

1993 年 9 月，WIPO 大会一致同意成立 WIPO 仲裁中心，现在称为 WIPO 仲裁与调解中心。该中心通过仲裁和调解，为私营的当事方提供解决知识产权争端的服务。该中心还

负责管理解决因互联网域名注册而产生的争端的特别行政程序。设立该中心，是为两个领域搭建桥梁，这两个领域近都发生了相当大的变化，它们彼此之间相互平行，而不是彼此间相互协作。这两个领域，一方面是仲裁，或者更普遍地

称之为可选择的争议解决办法，另一方面是知识产权。

世界各地负责仲裁的机构的数量，和提起仲裁程序的数量，已经有了大幅度增加。同时，特别是在美国，现有的可选择的争议解决(ADR)程序的种类，已经超出了传统的仲裁

和调解，包括从传统仲裁模式发展出新的形式、迷你审判和各种的程序组合。

日益增强的生产的技术基础、重视商品和服务分销的形象和推销，以及交流媒介的迅速增加和多样化，都对促使知识产权具有前所未有的重要地位发挥了重要作用。谋求知识产权权益的数量的增加，主要是由于源自国外申请的增加。这反映了市场的国际化；当企

业寻求打入更广阔的地区，他们为其知识产权寻求更广泛的保护。

对于日益增长的知识产权国际保护需求，使得利用可选择的争议解决办法(ADR)，有了新的可能性。更多的权利的存在，大大增加了产生权利冲突的可能性。不过，涉及许可和其他合同安排的谈判，更加关注成功达成一个潜在商业安排的结果，而不是毁约所造成的后果。仲裁领域的发展，还没有在合同条款中对有效解决可能出现的争议而做出必要的规定。

此外，涵盖同一主题的多个国家和区域权利的存在，表明需要避免到不同国家法院进行诉讼的解决争端程序。即使不涉及个别国内权利主张的多重性，两个外国当事方的对

抗，可能需要中立的争端解决程序，以避免涉及当事人一方的法院系统。

除了近期知识产权保护的发展之外，许多有利于可选择的争议解决办法(ADR)的传统优势，特别适用于知识产权。知识产权纠纷往往具有多重司法管辖的性质，而且还有在一个单独法庭解决这类争端的机会，这些已经在第五单元及本章前面的介绍中提及。而且，选择具有专业知识的中立人员的可能性，对于专利、商业秘密、版权和植物品种权所覆盖的高技术和科学主题具有重要意义。虽然很多国家都有专门法院，而且可以请专家帮助，但是，将争端提交到一个至少由一个具有相关专业知识的专家组成的仲裁庭，其效果可能更好。此外，当技术秘密或其他秘密信息可能在争端过程中被暴露出来时，仲裁和其他程

序的保密性也具有优势。

WIPO 仲裁与调解中心提供的与四种程序有关的服务，基本上分为两类。第一类是依据 WIPO 仲裁与调解中心所负责的一种程序，当事方可以用以解决争端的法律文件。当事人的协议中可以包含示范合同条款，以便将可能发生的争端提交给这种程序。还可以选择提交协议，将现有的争端提交给下列程序之一予以解决。这些程序包括，WIPO 仲裁规则

规定的程序、WIPO 快速仲裁规则规定的程序，以及/或 WIPO 调解规则规定的程序。

所提供的第二类服务，源自上述规则。在负责争端解决程序方面，这些规则规定了

WIPO 仲裁与调解中心可以履行的某些职能，例如：

协助当事方选择和任命调解员或仲裁员；如果必要，可以参考中心的数据库，里面有来自 100 多个国家，超过 1000 多名仲裁员和调解员的数据，他们在商业、知识产权和信息与通信技术争端解决方面拥有丰富的经验;
适用相关程序规则的指南;
联络当事人与仲裁庭或调解员，以确保佳的通信和程序的效率;
协助当事人安排所需的任何其他辅助服务，例如翻译、口译和秘书服务;
确定仲裁员和调解员的费用，与他们及当事人协商;
管理履行程序的财务问题，收取每个当事方预估成本的保证金，并从保证金中支付仲裁员和调解员的费用，以及支付其他辅助服务或设施的费用，例如，如

果需要口译服务的话，支付口译员的费用;

当仲裁或调解在日内瓦的 WIPO 进行时，免费提供会议室和当事人休息室；
当仲裁或调解在日内瓦之外进行时，协助当事人安排适当的会议室和其他必要的设备；
为确保仲裁或调解程序高效而迅速地进行，提供可能需要的其他服务或协助。

以上所述的服务可用于世界任何地方。尽管 WIPO 规则特别适用于知识产权领域，例如许可争议，但是这些规则在所有类型的商业纠纷的解决中都可以适用。这些程序可以适

用于世界上任何法律体系，以任何语言并根据当事人选择的任何法律来进行。

小结

关于专利，此单元介绍了针对工业产权局的决定的内部申诉、专利权执法和救济措施的有关步骤，以及可选择的争议解决办法中的主要方法，以及在国际背景下的执法问题：

针对工业产权局决定的内部申诉

在很多国家的知识产权体制中，针对专利审查员的决定，通常都规定了某种形式的内

部申诉方式。

不管是否设有内部申诉安排，在大多数的知识产权制度中，法院在审理针对工业产权

局决定的诉讼和在判定侵权行为过程中，发挥了重要的作用。

一般而言，可以在与发明专利权申请相关的程序期间或者程序结束之时，提起针对决定的申诉——在程序期间提起的是“授权前申请”；而针对发明专利获得授权之后做出的

决定所提起的是“授权后申诉”。

授权前申诉

授权前申诉的实例是针对下列情况所提出的申诉：

专利局关于是否确认某个申请日的决定；
专利局宣布申请被视为撤回的决定；以及
专利局对申请的实质性审查结果所做出的决定，根据该决定，专利局驳回该申请。

授权后申诉

发明获得专利授权后，也可能存在一些可以针对专利局的决定提起申诉的情形。例

如，专利局可能会：

宣布因为没有按时缴纳年费而发明专利权失效；以及
决定颁布强制许可。

诉讼程序

诉讼程序通常由专利法中规定的条例或者细则、专门法院的规则或者该国的一般程序

规则所决定。

通常，程序规则会对该程序中的每一步骤的完成设定时间期限。例如，证据需要在接到“诉讼通知”后一个月内向法庭提交，以及诉讼的法律文件(或者概要)可能要求在第二

月内提交。

程序规则通常也规定例外的可能性，允许当事人在诉讼中适当地陈述其主张。通常，

也有强制当事人遵守的规则，否则会受到撤销其案件的处罚。

审前协商

审间协商的目的，是为了缩小争议的内容。通常会在普通法国家中运用，法官和当事

人聚在一起，界定争议的一些具体内容。

证据

“证据”这个词用在诉讼程序中，通常意味着在法庭上应提出哪些证据，从而使法庭能够判定事实问题。例如，由发明者签署的一份文件，根据这份文件，将一项在专利局合法注册的发明专利权转让给另一个企业或者个人，这就是证明这个企业或者个人是发明专利所有人的好证据。这也可以称为“直接”证据。如果该份文件丢失了，那么目睹发明人签署这样一份转让文件的证人的证词，也有足够的证明力。这是间接证据。如果可以获得该文件，那么应当提交该文件。如果不能，那么别无选择，只能提交后一种证据。可以将证据分为三种形式：

“书面证据”，亦即所有以书面和文件形式所提交的证据；
“实物证据”，即以实物而不是对他们的描述的形式所提交的证据；以及
“专家证言”，即由专家提供的口头证据。在可能的范围内，所有的证据都应采用书面形式。

终处置

在处理诉讼时，法庭通常可以在下列行为中做出选择：

驳回诉讼；
准予诉讼；
将案件发回专利局进行复议，(如果诉讼所针对的决定是驳回申请的决定)；或者
修改权利要求，并且向专利局发出指令要求其授权发明专利。

如果法院将案件发回专利局，它可以提出修改权利、说明书或者附图的建议，以克服一方或者双方当事人被置于不公正境况的情形。法院采取行动的权力基础，通常是专利法

的相关规定，或者规定在其他一般法律条款中。

知识产权执法概述

权利持有人应该确保其权利会得到维护。应当由权利人对侵权行为采取行动。

因此，专利权所有人必须依靠国家，保护权利而建立可获得的、有充足资金支持的安排。权利持有人必须能够对侵权者采取行动，以阻止进一步的侵权行为、弥补实际侵权行

为所造成的损失。在多数情况下，政府行政管理机关，例如知识产权局或者海关当局，是在处理侵权、

盗版或者假冒案件中发挥主要作用的机构。

而且，有一些帮助其成员的协会及产业行会、帮助其国民的政府机构，来实施知识产权。

避免诉讼

一个竞争者的经营如果遭到在先权利的阻碍，他通常会寻求以合法的方式来避免或者克服这个问题，比如，存在在先专利权时，通过绕开保护范围来进行创造。另一个途径，

是以友好的方式，寻求许可或者通过谈判达成某种形式的协议。

一个公司若受他人权利的影响，应谨慎评估该权利的范围以及是否有效。

某些国家关于专利、外观设计和商标的法律规定，权利所有人不能对竞争者或者他们的分销商进行毫无根据的威胁。权利持有人可以发出一封简单的信件(“停止侵权函”)提

醒注意该权利，以使侵权者不能在以后主张不知道存在此权利。

考虑执法的选择方案

对抗侵权行为的知识产权执法，是一个漫长而且耗资巨大的过程。因此，在决定采取

哪种可选择方案之前，比较方便的做法是：

确认侵权制造商、主要的分销商和零售商；

确定侵权的程度；
考虑侵权行为是否可能会扩大；
计算直接或者间接损失。

专利权执法

虽然原则上专利权所有人可以要求法庭，阻止对其发明的未经授权的生产、销售或者使用，因而法庭可以颁发一个合适的禁令，以阻止侵权，在实践中，该程序没有它听起来那么简单。

民事法庭程序

专利侵权诉讼程序包括：原告将诉状送达被告、被告确认收到诉状及随后被告发出关于他是否会辩护的通知、交换答辩状、被告可能会提出反诉、发出指令传票、以及后他

们进入开庭审判阶段，法官会做出判决。

除了禁令之外，法庭还可以对侵权行为判罚损害赔偿金，即赔偿因侵权行为而导致的

销售和市场损失。

作为替代损害赔偿金的方式：

专利所有人可以被判给应计利润；
被告因侵权行为而得到的所有利润，可能都会被判归专利权所有人；
可能要求被告将含有专利发明的任何产品或者物品，移交给专利所有人，或者将其销毁；
专利所有人可以得到一份该专利是有效并被侵权的声明。

专利权执法的相关步骤

当考虑到专利执法时，专利权所有人必须首先评估他所获得的专利是什么。在大多数体制中，权利要求是决定性的，因为它们界定了所寻求保护、并得到专利授权的范围。

专利权人第一次真正地理解他的专利权的范围，通常只发生在他考虑实施其权利的时候。

评估专利的有效性和侵权

评估专利权的范围之后，专利权人的下一个任务就是判断是否存在侵权行为。在把自己处于专利诉讼案件的财务风险之前——专利诉讼案件可能会是所有诉讼中耗时和昂

贵的案件——专利权人应该尝试预测看看是否会胜诉。

在专利诉讼中，被告通常会在没有侵权这个抗辩理由之外，以反诉的形式增加一个抗

辩，即专利是无效的，以使其即使被判侵权，也不具有强制执行力。由于存在无效专利不具有执行力的这个原则，专利诉讼中的被告，通常可以在诉讼程

序的任何阶段提交专利无效的证据。

在判断由专利确定的保护范围，以及涉嫌侵权行为是否落入被确定的范围时，法庭考

虑的出发点，毫无例外的是权利要求的措辞。

专利诉讼的成本

专利执法关键的要害是：不管当事人在诉讼开始就对诉讼成本做了多么谨慎的估计，随着案件的发展，他们几乎总是不可避免地要调高他们的预算，因为总有新问题不断冒出来。之所以会发生专利执法，或对执法的抗辩，是因为有些人想获得商业利益。必须

时刻将这种利益与诉讼成本进行对比和审查。

救济

知识产权侵权诉讼中，可获得的典型救济方式是禁令、损害赔偿和应计利润。大多数诉讼以申请某种初步的或诉讼中的救济开始，并在大多数情况下，这些诉讼在初步阶段就结束了。

初步救济：诉讼中禁令

有用的和为广泛使用的初步救济是诉讼中或临时禁令，其主要目的通常是保留现

状，直到正式诉讼的庭审开始。在发出这种禁令时，法庭所关注的主要问题是，对于现状的保持，能够使得在做出终裁定时容易实现正义。因此，法院有时会判令恢复先前的

状态，或判令当事方以其他符合司法公正要求的方式来处理他们的事务。

在越来越多的案件中，诉讼中禁令不足以保护知识产权以抵御持续的侵权威胁。这是因为，需要同时支持临时和终救济申请的证据不容易获得，通过平常的证据搜集方法也不能得到。在这种情况下，原告没有必要的证据，因此不可能获得临时禁令。有时候，被

告会转移或销毁侵权材料。近年来，英国法院规定了一种迅速有效获得和保全这些证据的方法，即被称之为安东·皮莱尔令的禁令：英国法院所给予的救济是单方禁令，依据该禁令，可以进入、检查当事人的营业场所并带走证据。这种禁令可以成为获得诉讼中禁令之前的一个必要步骤。

同样，如果被告人没有资产可用于支付任何判定的损害赔偿，那么收集证据、甚至取得一个对原告有利的终审判决，都可能是徒劳的。为了解决这一问题，普通法国家的法院制定和规定了马瑞瓦禁令，该禁令可用于阻止被告，以一种妨害针对他们的判决执行的方

式，从该司法管辖区转移资产，或在该司法管辖区内处置或处理资产。

终禁令

在正常情况下，在工业产权诉讼中成功的原告，有权获得终禁令。如果被告违反禁令，可能被判定蔑视法庭，而工业产权领域的实践经验表明，原告的这种诉讼行动并不少见。

损害赔偿金或者应计利润

如果原告获得有利于他的判决，工业产权案件中损害赔偿评估的第一步，总是由胜诉的原告来选择，一方面，是要求进行损害赔偿的调查，还是另一方面，要求赔偿应计利润。

在不同的工业产权案件中，适当的损害赔偿的评估方法各有不同，而常见的方式是：

根据被告所获得的利润来评估损害赔偿；
根据原告被侵权后导致的损失来评估原告的销售损失；
参照许可费：损害赔偿的计算方法是，假设原告和被告之间订立了许可协议，原告可以从被告处收取的许可费；
预定赔偿金/法定赔偿金：尽管这种损害赔偿的评定存在很大争议，因为一些国家认为，这种方法与刑事救济非常相似。因为在侵权案件中很难查清损害赔偿的确切数额，它们已经被越来越多的国家所接受，成为一种确定损害赔偿的可行方法。

WIPO 有关知识产权争端的执法、仲裁与调解活动

WIPO 执法咨询委员会(简称 ACE)致力于协调某些组织和私营部门打击假冒和盗版的行为；通过帮助和协调为所有相关利益相关方所进行的国家和地区培训项目，以促进公众

教育，并通过建立电子论坛，交换执法信息。

TRIPS 协定的执法条款

与贸易有关的知识产权协定(TRIPS)规定，世界贸易组织的成员要确保在其国家法律中规定执法措施。TRIPS 协定还规定了海关当局针对涉嫌假冒或盗版商品须采取必要的行动。

可选择的争议解决办法(简称 ADR)

可选择的争议解决办法，指的是不必启动法庭程序而解决知识产权争端的办法。常

见的可选择的争议解决办法是仲裁和调解。

仲裁

仲裁要求当事人同意将他们的争端提交给一个仲裁员。当事各方通常会在其协议中包括将争端提交仲裁的条款。当事方可以自由选择，以确定允许仲裁员行使的权力和选择适

用的程序，通常会包括指定的仲裁机构的规则。

相对诉讼而言，仲裁是一种不太正式的程序，但仍然拥有法庭程序的一些内容。仲裁通常包括书面材料的交换、允许辩论的审理、证人证言及专家作证，以及仲裁员和当事人的质询。

调解

调解或者调停，是另外一种可选择的争议解决办法。调解员是一个中立人，协助当事人解决其争端。此方法同样需要各方当事人同意将其争端提交调解。鉴于其自愿的性质，各方可以在任何阶段终止参与。如果调解成功，和解协议在当事人之间具有合同效力。由于更多地考虑到各自的利益，而不是其法律地位，当争议的当事方希望保持或发展

他们的关系，并且私下解决争端时，调解是特别具有吸引力的方法。

专家裁定

在技术转让协议中，当事人往往同意将任何技术争议提交给某个专家。这样的专家是一个在相关技术领域拥有必要专业知识的独立的第三方。双方当事人都受专家裁定的约束，以使这个程序具有法律效力。

国际范围内的执法

执法难题：

如果协议双方依赖法院来解决他们的争议，他们必须确保判决书在所需的任何司法管辖区内可被执行；

在被告的司法管辖区内，执行在申请人的管辖区内获得的法庭判决，是很困难的；

一般来说，仲裁裁决不存在这样的执行问题。根据被广泛接受的《关于承认和执行外国仲裁裁决的纽约公约》的规定，缔约国除有限数量的例外情况外，有

义务承认和执行仲裁裁决。

WIPO 仲裁与调解中心

它为解决私人当事方之间的知识产权争端提供服务，通过仲裁和调解、快速仲裁和提供示范合同条款来实现，该条款可以包含在协议当中，以使将来的争议提交到上述程序。

自测题

自测题 3：请给出针对专利局决定的授权前和授权后申诉的例子？请将你的答案交给你的教师。

自测题 3 标准答案：

授权前诉申诉：

1．当专利局依据事先预料(缺乏新颖性)的理由驳回申请时；

2．当专利局因为申请人没有满足注册程序或者缴费的要件而驳回专利申请时；

3．当专利局基于创造性的要求驳回专利申请时。

授权后申诉：

1．当专利授权之后，一方当事人提出异议，主张他对该专利拥有优先权(在国际申请的情况下，专利申请已提交，并且还在国际注册的 12 个月期限之内)；

2．专利因为没有缴纳注册费用而无效，但是申请人事实上已经缴纳了该费用，并且能够证明该事实；

3．对国家批准一项专利强制许可的决定进行申诉。

自测题 4：你能描述专利执法的相关步骤吗？

自测题 4 标准答案：

专利权执法与其他知识产权执法在所采取的第一个步骤上有所不同，即，需要根据专

利申请书中所陈述的权利要求，来判定所授予专利的确切范围。

通常会有一个错误的观念，就是撰写专利的权利要求时，必须考虑审查员的想法，但事实上，应该考虑法官的想法，因为如果专利成为法院侵权诉讼的对象时，法官会分析专

利的保护范围。

由于法院诉讼可能成本非常昂贵，而且时间漫长，好是尝试以一种友好的方式来解

决执法问题，或是阻止侵权行为，或是在专利权人和侵权人之间订立许可协议。

如果无法达成一个友好的协议，专利权所有人必须评估为了执法而在一个民事诉讼程序中所需要花费的成本和时间，以及侵权行为可能导致他的声誉损害的程度，以决定该专利权是否值得诉诸法庭。被告可能会提出一切可能的资料，以证明该专利缺乏新颖性，因

此是无效的，并不具有执行力，牵记这一点是非常重要的。

后，专利的价值或者侵权的范围，在整个专利诉讼过程中可能会变化，专利权人应该评估专利的价值，以及该违法行为在这个诉讼程序中，可能会对他的利润或者声誉所造

成的损害，以避免在专利诉讼中遭受更多的损失。

自测题 5：你能解释在专利侵权诉讼中可以获得的救济方法吗？

自测题 5 标准答案：

可获得的救济方法，根据各国法律而有所不同。然而，TRIPS 协定确立了成员国必须

在其国内法律中规定下列低标准的救济方式：

民事和行政救济：

应当提供公平和公正的程序，在这个意义上，诉讼必须在一个有着充足的基础措施和法律机制的环境中进行，以保证专利权的公平审判和执法，包括授权有权机关依据当事人

出示的证据进行裁决，除非一方当事人无理拖延举证。

禁令：阻止侵权商品进入一个国家的临时措施，或者裁定中止涉嫌侵权行为，直到审

判程序结束。

损害赔偿：对于合法权利人所遭受损失的合理补偿。

其他救济方式：主管机关可以颁发禁令以移除或者销毁市场上的侵权产品。

知情权(选择性的)：当侵权一方是中间商，主管机关可以判决侵权一方，向专利权人

告知侵权活动中的第三方。对被告方的补偿：如果原告的主张被裁定无效的话，主管机关必须能够判决原告适当

地补偿被告的损失和损害。

临时措施

为了在法院诉讼过程中阻止涉嫌侵权行为，或者为了保全侵权证据，原告可以要求采取临时措施，以扣押包含涉嫌侵犯专利权的商品、或者用来制造此类商品的原材料。

与边境措施相关的特殊要件

商标或者版权权利人，怀疑涉及其权利的假冒或者盗版商品，将进入一个承认其权利被的国家，可以请求海关当局扣押侵权商品。尽管该措施也可以类推适用于专利，在实践中，很难收集到必要的证据，以证明产品包含了受保护的专利，从而难以获准采取此类措施。

刑事程序

当侵权规模非常大的时候，该案件将被提交给刑事权力机关，该机关将判决监禁或者支付罚金。

自测题 6：你能确定两种可选择的争议解决办法吗？

自测题 6 标准答案：

针对知识产权侵权行为，常见的可选择的争议解决办法(简称 ADR)是仲裁和调解。

在仲裁中，当事人决定将诉讼事项提交给一组专家，他们将会对诉讼做出裁定，而不

是将争议提交给法庭。

在调解中，当事人选择一个调解员来帮助他们解决争议。

尽管两种方法都可以具有约束力，但是通常情况下，仲裁具有约束力，而调解没有约束力。

在仲裁中，一个或者三个一组的仲裁员将对先前提交的争议进行裁决，而且仅依照适

用于该争议的法律依据做出裁定。

另一方面，调解则更加非正式，而且辩论的范围可以根据当事人的利益而变化，以达

成一个所有当事人都满意的结果(“双赢的情景”)。

[1] 《知识产权的奥秘：中小型出口商指南》，世界知识产权组织--联合国贸发会议--世界贸易组织出版物/联合国 E.04.III.T.2 号。

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第七单元

新问题、重要的案例及讨论

第七单元：新问题、重要的案例及讨论

一、科技政策与专利

发明专利，广泛应用于我们的日常生活，从我们生活中用于制作肥皂的化学工艺，到家庭使用的数字化视频光盘(简称 DVD)和电视机等不同种类的电器，都与专利产品和方法有关。科技政策为技术转让制定了国家战略方向，无论是私营公司，或是高等院校研究单位向私营部门进行的技术转让，都将研究成果全面开发为技术产品，之后将这些产品商业化并推向市场，从而在不同阶段提供了就业机会，并创造了收入，更重要的是，在这一过程中还创造了知识。对大学科研单位在研究中使用专利发明的问题，将从各种政策和国家科技政策重要性的角度进行探讨，以使某些规则与规定落实到位，从而推动经济增长。

科技政策可以被看作是一种战略，旨在制定和执行完善的科技政策和预算，并为实现这一目标，与私营部门、国家、地方政府、科学与高等教育界以及其他国家共同协作。^{^[1]} 在国家层面上的这种战略规划，涉及了作为推动技术进步的组合资源与工具的知识产权局和技术转让办公室。^{^[2]} 不过知识产权在基层一级，借助专利特别是在促进机构层面的技术进步方面发挥着重要作用。

像大学这样的教育研究机构，主要是把专利信息作为基础知识使用。专利构成了世界上具综合性的技术资源。目前专利文献已超过 4,500 万件，大多数都是对所述发展情况的首次和唯一公开的资料。一般说来，专利文献提供了新信息。这是因为，申请人总是试图尽快提出申请，他们所恪守的原则，就是专利将授予第一个提出申请的人。由于专利文献通常是对有关新发明完整信息的披露，要早于技术信息的其他文献来源，因此，对工作在竞争激烈的研究或技术领域的研究人员，或其学习领域发展迅速的学生来说，专利文献极具实用价值。例如，Baird 的电视发明，其专利于 1923 年公开，但却用了整整五年的时间，才在其他形式的文献中披露了这些信息。

因此，诸如大学和研究单位这类教育机构，可以为不同的目的在研发过程中使用专利和专利信息。本单元将涉及政策层面的问题，探讨专利与知识产权管理在大学向私营部门进行技术转让过程中，如何发挥作用的内在动力，以及怎样在机构的研究工作中使用专利与专利信息。后，鉴于市场中几乎所有产品都是根据一种或多种标准开发的，本单元还将探讨标准与专利的作用。这些标准有时会涉及到专利产品，所以

将进一步对标准以及这些标准在商业化过程中如何发挥作用进行研究。

二、大学向私营部门的技术转让

尽管(正规)教育系统开展的专利活动数量相对较少，但人们对教育机构的发明获得专利的现象却日益重视，这些发明通过使用许可方式向公司授权的情况，在整个经济合作与发展组织(简称 OECD)地区和其他地域的国家中引起了普遍关注。这些关注涉及到多方面的问题：授予专利对大学传统使命的影响；对研究方向的影响；对授予专利与使用许可的实际成本与利益的影响；对传播和获取公共资助研究成果的影响。

“高校和公共研究机构中大量的科技进步成果闲置，有些仅仅被看作是学术成就，特别是为支助研究项目而使用了巨额公共资金时，情况尤其是这样。问题主要在于研究工作没有与研究成果的应用挂钩。商业成功，很大程度上取决于工商企业采取的跟进行动。没有商业部门的参与，研究机构的利益回报微乎其微。这种情况造成了研究基金的浪费和系统性的收益递减的恶性循环。政府的政策应鼓励学校、研究所与产业之间，通过使用许可与其他形式的技术转让、联合科研活动和分享专门知识的方式进行协作与合作。在发展中国家，由于商业部门缺少研发资源，以及发展中国家的技术部门及公共研发部门缺乏外来投资，这种以大学为基础的研究与国家经济发展之间的关系尤其重要。^{^[3]}”

什么是技术转让？

技术转让被定义为一种复杂程序，涉及到经整理的知识、技术诀窍和管理技术的转移。^{^[4]} 随着制造经济向知识经济过渡进程的继续，对高校知识产权进行管理的重要性日益凸显。为通过当地研究型大学的技术转让推动经济发展，各国制定战略政策和计划变得更为重要；随着教育机构成为经济发展的焦点，技术转让将成为不可或缺的手段。

知识产权与技术转让活动对研究方向的影响是什么呢？定量研究往往表明，专利活动已导致大学更多地从事实用研究。^{^[5]} 大学的研究工作更加面向经济，是否会存在基础研究受到冷落的危险？一方面，在美国进行的若干研究结论显示，其专利大幅度增长的大学和个体研究人员，在学术著作和学生就业方面也取得了丰硕的成果。另一方面，其他专利引用高校专利的比例(与平均数相比)在美国二十世纪八十年代至九十年代之间出现了下降，目前这一数字要低于引用授予企业的专利的比例。这种现象或许说明了公共研究质量或至少是其专利成分的质量可能出现了下滑。或者，它反映出新建立的技术转让机构缺少经验。

技术转让与作为一种方法的商业化

技术转让方法包括识别新技术，通过专利与版权对技术进行保护，以及制定开发和商业化战略：例如营销和向现有的私营部门公司进行使用许可、建立基于技术专利信息的初创公司；或如前所述，均可以下述各种形式在转让过程中使用：

为技术问题提供解决方案
确定备选技术
对可获取的特定技术进行评估
确定处于公有领域的权利
在开发的初级阶段，确定潜在研发活动可授予专利的可能性
避免重复研发的风险
解决相关专利的潜在争议
在新产品的开发和销售阶段提供援助
监测研发活动的趋向
对资金支持的研发活动的成果进行检测。

这种程序一般由技术转让办公室或管理中心管理。这些中心提供一些服务，部分服务如下：

处理并维护专利协议和版权协议
在国内和国际范围内，决定可专利性的问题(包括受理专利的公开、进行专利检索以及提交专利申请)
评估并确定一项发明的商业潜力
取得适宜的专利保护
找到进行商业开发的适宜伙伴

在进行技术转让和通过知识产权商业化实现创收的过程中，甚至在对一项发明注册之前，都须了解若干问题。发明的利用是否有利可图，以及发明的价值；产品是否可能有买主，还要对发明所产生的产品进行市场评估，同时还要了解产品的生命周期。如果一项发明确有价值，发明机构可有下述商业化和销售的选择方案：

出售专利权
对知识产权发放使用许可
建立合资企业或进行合作
建立科技园或企业孵化器
组建大学公司还有一些在技术转让过程中进行成功合作所需的必要技能。通常需要制定商业策略或拥有商业发展专家、销售专家、科学家(研究员、研究助理人员、学生、研究生、博士后研究人员和客座研究员)、生产与财务专家和知识产权律师、专业专利代理人。在机构内需要有上述人员。机构外部，则需要与诸如专利局这样的主管单位(产业、政府与其他组织)进行协作。

建立知识产权管理的交叉机构

为使发明与商业化挂钩，大学在校园或校园外已建立了“技术转让办公室”(简称 TTOs)；这一中介机构承担了广泛的职能。许多完善的大学都设立了技术转让办公室或管理中心，负责发明创造的保护和商业开发，涉及的工作包括向公司发放专利使用许可和管理研究合同。这些中心促使在知识产权管理中得以建立交叉机构。经合发组织关于公共研究组织²专利和使用许可的报告成果显示，国家内部和跨国的技术转让办公室的结构和组织形式，彼此存在着很大的差异(例如，在校园内或校园外的技术转让办公室、中立的中介机构、产业部门的技术转让办公室和地区性的技术转让办公室)，但多数技术转让办公室似乎还是设在现场的机构，而且是并入大学或研究机构中的。许多技术转让办公室还都处于初期发展阶段；多数只有不足 10 年的历史，并且专职工作人员一般不足五人。但新的技术转让办公室的数量，仍以每年每个机构设置一个的比例增长。

OECD 的报告显示，效绩因专利资产和使用许可收益数量的大小不同而存在着巨大差异。2000 年美国大学、科研单位获取的专利，远远领先于 OECD 国家：各大学和联邦实验室取得的专利超过 8000 件(占授予专利总件数的 5%，其中生物技术领域的专利增长了 15%)。按授予公共研究机构的专利件数来测算，2000-2001 年，其他国家大学与科研院所被授予的专利，从数量较低的几百件(日本、荷兰、瑞士)，到接近 1000 件的德国公共实验室和韩国研究机构，其数量不等。尽管在美国、德国、瑞士这些国家的重点大学和公共研究机构的许可收益额可达数百万美元或欧元，但其利润却并非均衡分布，一些开创性发明在收入中所占份额举足轻重。此外，高校研究单位的使用许可收益，与整体研究预算投入相比数额很小。由此可见，高校、研究机构获取专利，在更大程度上是推动了科研和向产业进行技术转让，而不是在于盈利。实际上，来自美国的证据显示，技术转让办公室(TTOs)做到收支平衡的时间应当在 5 至 7 年。

技术转让办公室(TTOs)发展的主要障碍，是获得富有经验的技术转让专业人员。不仅这类具有技能的专业人员供不应求，而且有时政府制定的雇用规则和工资等级，也使公共机构无法为这些专业人员提供有竞争力的薪酬。不过，政府正在尽力帮助大学建立知识产权(简称IP)管理能力。丹麦和德国都投资了数百万欧元，以鼓励侧重诸如生物技术等领域或部门的技术转让办公室的发展。英国政府增加了对高校知识产权管理人员培训的支出。甚至在美国^{^[6]}和日本，大学支付的专利申请费比较低廉。国家专利局也参与为大学提供知识产权培训。

机构只拥有知识产权仍不足道

通过授予大学知识产权的方式，鼓励它们使研究成果实现商业化的做法可能很有用，但仅使研究者成为发明者还是不够的。关键在于要使机构和研究人员有公开、保护和利用其发明的动力。动力可以是“大棒”，例如有助于研究人员公开发明的法律或行政要求。许多国家往往缺少这样的规章制度，甚至在那些研究机构可以提出专利诉求的国家也是这样。政府规定阻碍大学保留许可使用费收入的情况，对机构而言，乃是另一种消极因素。动力也可以是“胡萝卜”，例如使用费分享协议，或分享高校科研机构初创企业的股东权益。在评估和招聘教职员时，对专利研发活动的认可，也可以提高青年研究人员的积极性。中国的清华大学为学校年轻研究人员的已实现商业化的发明颁发奖金。鉴于研究机构和传统的多样性，在研究机构一级设立奖励制度十分重要，但政府的指导方针也有助于政策的连贯性和分享好的做法。与奖励制度同样重要的，就是机构需要明确知识产权规则，并在越来越多的参与公共研究活动的教职员、工作人员、研究生中广而告之。

建立初创企业与向其他公司发放使用许可之间的比较

技术转让管理者和发明人面临的问题之一，就是究竟将技术许可他人使用还是自己创建一个初创企业对技术进行商业化。政府和大学管理者，特别是欧洲国家的政府和学校的管理者，与使用许可战略相比，他们往往更看好建立初创企业。部分原因是由于政府资助的风险基金有了很大增长，而这些基金旨在推动新公司的创建。关键问题是：哪个是把技术推向市场的佳途径？答案实际上取决于所涉及的技术；这种技术的市场；参与发明的工作人员与研究人员的技能；获得风险资本的情况，后，研究机构的使命是什么。例如，借助初创公司，可以使具有广泛应用领域的“平台”技术实现商业化；另一方面，其他类型的技术，则可以向有深度开发发明的商业能力、并可使之纳入其研发与商业战略的公司，发放使用许可。

专有与非专有使用许可

大学和其他公共研究机构，是否应将已得到公共基金资助的发明向公司授予专有

使用许可？被许可人经常要求获得专有使用许可，因为这种许可方式可以在大学提供的发明成为市场产品之前，能够为必要的开发给予更多保护。这个问题对初创企业尤为重要，因为它们除了自己的知识产权外，自有资产微乎其微。另一方面，顾名思义，专有使用许可限制了技术的传播。OECD 报告显示，公共研究机构发放专有与非专有使用许可的混合搭配，是比较均衡的，同时，在授予专有使用许可时，往往对被许可方规定了一些限制。研究机构常在使用许可协议中，规定保护公共利益和有权在今后的研究与发现中使用知识产权的条款。许多研究机构的使用许可协议，都包括一项被许可人须利用发明的承诺，如使用许可属专有许可，则尤其会这样做；同时还要就重大问题做出约定，以确保发明的商业化。这类保障条款可以确保技术得到转让，并且被许可使用的专利不会只用来掣肘竞争对手。鉴于大学、研究院所的发明更接近基础研究领域，科学家和决策者还担心，授予某些发明专利，可能封杀下游研究。其中的一个例子就是对工具的研究，对这类发明授予专利，可能阻止传播信息，加大在应用研究中使用此种工具的成本和困难。为应对这种情况，美国国立卫生研究院(简称NIH)决定推出一项政策，不支持授予不必要的专利，并鼓励非专有使用许可(参见链接^{^[7]})。目前，这一指导方针纷纷被其他国家的资助单位和研究机构效仿。

专利立法是否有助于学术界的专利活动？

1980 年美国通过了被广泛视为具有里程碑意义的法律，《贝伊 ──多尔法案》。该法案授予联邦研发基金接受人，为其发明取得专利并向公司发放使用许可的权利。颁布此项法律的动机，是为政府资助的研究成果的利用提供便利，方法是由政府向大学和其他订约人转让所有权，从而使之能够向公司发放知识产权使用许可。虽然早在《贝伊——多尔法案》颁布前，美国大学已经开展了专利活动，但远没有形成完善的体系。

二十世纪九十年代末，出现了争相效仿美国政策改革的做法，许多 OECD 的其他国家，对其研究资助条例和/或就业法进行了改革，允许研究机构对利用政府研究基金产生的知识产权提出申请、享有权利，并就这些权利发放使用许可。在奥地利、丹麦、德国和日本，这些变革的主要影响，表现在取消了所谓的“教授特权”，给予大学、研究单位拥有其知识产权的权利。现在，所有权已经转让给大学，而其发明者则可获得一定比例的使用费收益作为回报。瑞典也已就是否应采取类似的方法并把所有权转让给科研机构的问题进行了辩论。至少到目前为止，仍然保持了这种现状，政策工作的重点，集中在努力提高大学的能力，为教授取得专利提供支助。

加拿大在有关大学对知识产权所有权的规定方面，各省情况不尽相同。然而至少已经努力统一根据联邦政府皇家协议资助的研究和开发政策。在爱尔兰和法国，研究机构通常但并非总是拥有知识产权所有权。政府已经选择了一个变通办法：在研究机构颁布知识产权管理准则，以促进它们采取更为连贯性的措施。这类改革并非仅限于 OECD 国家。中国近修订了立法，允许大学保护和申请知识产权；但如何落实这类改革仍然是一个挑战。从所有这些情况得出的一个教训就是：尽管专利立法在促进技术转让方面具有重要性，但由于国家制度不同，仍需要采用不同的解决办法。在英国，兰伯特示范协议的采用，推动了研究机构因(知识产权)所有权而产生的种种问题的解决进程。^{^[8]} 该协议是贸易和工业部进行的一次审查的结果。此次审查终编制了五项示范协议，以解决在企业——大学协作中的所有权、费用、时间和谈判问题，并制定了企业——大学协作的谈判框架。作为政府政策的直接成果，知识产权的这种管理形式，为大学技术转让办公室建立了一种参照框架，从而简化了英国各大学管理知识产权的方法，为大学向私营部门进行技术转让提供了国家政策标准和参照框架。

兰伯特示范协议

协议	协议 1	协议 2	协议 3	协议 4	协议 5
条款	出资人没有在规定领域/领土进行使用的专有权；亦无再许可权	出资人可就大学的部分或全部知识产权的进一步许可进行谈判	出资人可就大学的部分知识产权的转让进行谈判	大学有权进行非商业性使用	委托研究：未经出资人许可大学不得进行公开
知识产权	大学	大学	大学	出资人	出资人

技术转让取得成功的故事[在我看来，只举一个案例足矣。如果认为两个都需要，那么就应简短些，特别是第二个案例。]

(一)、案例 1：大学成为知识生产者：加拿大安大略省，滑铁卢大学。

滑铁卢大学技术转让与使用许可办公室，通过两项计划得以为研究人员向私营部门和其他大学进行技术转让提供便利。设立 NSERC I2I 计划(创新理念)，旨在满足为 “研究机构”提供概念验证资助的特定需求，帮助技术转让办公室通过对作为技术基础的知识产权加速进行转让与商业化，将具有明显技术转让潜力的技术推向市场。

Flintbox 是一个在线平台，用以销售和许可在大学内和大学之间产生的科研成果。这个平台可使各相关机构在网上介绍并公开研究项目和该研究的相关产品，在线进行许可、销售和下载。在加拿大有 30 所大学都在使用这个平台。

滑铁卢大学通过一系列契约或非正式的伙伴关系及研究计划，在滑铁卢大学地区进行了技术转让，建立了若干个衍生公司。在本案例中，借助传统的基础研究，终实现了创新飞跃。通过知识产权保护程序和权利转让契约方式，使这些以技术转让为基础的衍生公司获得了证明。衍生公司始于二十世纪八十年代。目前在滑铁卢大学麾下的衍生公司有 294 家。根据 Price Waterhouse Coopers 公司所作的一项经济分析，在所选择的三十个公司里，有 18 家公司接受了调查，其中十个接受调查的公司指出：没有滑铁卢大学，公司是不可能存在的。从财务角度来看，这些公司的收益超过了 5 亿美元；为地方缴纳的税款为 240 万美元以上；对建筑、机械设备和软件等地方产业的投资额高达 5440 多万美元。

(二)、案例 2：成功的要素：美国波士顿马省理工学院。

马省理工学院(简称 MIT)技术转让办公室，是美国活跃的大学专利与使用许可办公室之一。MIT 在其专利资产中有 1000 件以上美国授予的专利，其中许多是与外国同事共有的。在过去五年中的每一年里，他们被授予的美国专利都有 100 多件，并签订了 60-100 项选择及使用许可协议。波士顿银行进行的一项旨在衡量一所研究型大学对国家经济影响的研究中，发现与 MIT 相关的 4000 家公司，雇用了 110 万人，在全世界的年销售额为 2320 亿美元。相当于 1160 亿美元的国内生产总值，略低于南非但高于泰国的国内生产总值。

MIT 技术转让办公室的工作人员，需要鉴别那些具备建立初创企业潜力的技术：通常在新兴市场具有广泛的潜在应用价值的高端技术；以及通常对创建一个公司感兴趣的发明者。公司创建者可能打算或不打算离开大学而成为公司管理班子的成员。工作人员然后向投资计划看来适合这项技术的潜在投资者(通常但并不总是风险资本家)推荐该项技术。然后由投资人定夺，(通常与发起者)制定一项公司组建的商业计划，并正式“创办”这家公司。MIT 技术向公司转让的正规机制，是一份使用许可协议。协议规定了拟转让的知识产权、公司拟实现的高开发目标(往往包括需筹措的低资本数额)以及使用费条款。有时，MIT 经常以持股方式“部分代替使用费”。比较典型的做法就是，使用许可还要求支付一定的许可费和运营使用费。

MIT 技术与使用许可办公室询问是否有哪所大学做到了该办公室业已实现的目标，对此的答复是：“先从人才入手；制定明确的政策；简化高效的程序。为启动项目，当然你还需要有一笔资金，用于提交专利申请和建立专利资产。不要指望五年或再长一点的时间就可以实现收支平衡。”

下述被认为是技术转让办公室取得成功的因素：

大量的好技术来源于调研者并仰仗教职员的企业精神。
策划制定明确的政策，并始终如一地贯彻执行。
有志于技术转让的 MIT 高层管理者所给予的热情支持。
极为简化的发明公开与审查程序，为调研人员提交发明“减少障碍”。

经过技术培训的工作人员和具有产业经验的许可人员，既了解大学、研究院所也了解产业的情况，他们对在大学政策框架内“把活儿搞定”的过程中，获得极大的成就感；其中多数人通过谈判议定了多项使用许可协议(有些人经手办理的许可超过上百件)，因此他们对扫除障碍并实现现实的预期目标身怀绝技，拥有许多解决问题的备选方案。
具有前瞻性的许可程序和“在谈判桌上游刃有余”的能力。
无须复审即可在技术转让办公室当场签订多数的使用许可协议。
在剑桥/波士顿地区的一种创业者氛围。初创公司因大量种子阶段风险资本公司的存在，而从中受益(并非是所有在该地区设有办公室的都会这样，只有那些来访的常客才会这样做)；众多顾问和经验丰富的行政人员；数以百计的以前已经建立了公司的“行为榜样”(在校园内或在其他地区)；当地的孵化器 (即使不设在 MIT);以及一些“风险投资论坛”和相关的商业网络社团，其中特别包括 MIT 企业论坛。MIT 技术使用许可办公室无法因此而自吹自擂，但我们却是提供这方面情况介绍的良好的信息源。

结论

技术转让需要不同学科的综合性技能，是创收的核心环节。为使该方法切实可行，须提供国家政策支持；同时在机构内部需要有积极性。专利与专利信息对于大学向私营部门转让技术的方法而言，乃是至关重要的手段。推动大学和其他公共研究机构更加积极地保护和利用自己的知识产权，不仅意味着要积极促进教职员和学生的研究活动，而且还意味着在保护公共利益的同时，确定怎样与企业客户建立佳关系。我们需要花费些时间，解决维系知识产权保护与公众获取之间平衡方面的许多关注和问题。公共研究机构日益依赖于各种资助来源，包括产业和委托合同研究；同时社会要求公共研发投资实现更大的经济与社会收益，这些都使得学校与科研单位的专利活动，成为一种可能有增无减的现实。与此同时，人们应该回顾一下：知识产权只是从公共资助研究项目转让知识与技术的若干渠道之一，这些渠道包括知识与技术的公开、大学毕业生的流动、会议以及非正式渠道。尽管研究机构与公司努力为出现的问题寻找解决办法，但政府与研究资助机构，在为大学、科研机构的专利和使用许可活动提供指导方针以及引导讨论方面，也应积极发挥作用。

三、专利研究与规定的豁免

传统上，大学与研究机构一直免于为它们为在研究中使用的专利发明正式或非正式地缴纳任何费用。理由是大学承担着公共教育的使命。各国研究豁免的范围和状况各不相同，而且往往规定搞得比较蹩脚。不过，这种研究使用(发明)豁免费用的做法，一直在日本、欧盟和美国的大学里应用。对研究豁免的解释，在美国引发了一场辩论，成为政策和诉讼辩论的热门话题，因为美国近期的法庭判决对研究豁免的含义做

出了限制，后来这一判决被发回重审。

[Madey v. Duke, F.3d, 2002 WL 31190842 (Fed. Cir. October 3, 2002) (Gajarsa, J.)]

在Madey诉杜克(Duke)大学的案例中，一位持有专利的研究教授与他曾工作过的杜克(Duke)大学产生争议。大学继续使用其实验室、设备和发明，从而引发了专利侵权诉讼。本案的争议点是美国普通法的研究豁免，普通法里不存在这一概念的法定形式。在该法系中，《美国法典》第 35 项权利第 271 条(a)项，只是笼统规定了禁止专利侵权行为。^{^[9]} 美国联邦巡回法院在处理这一问题时指出，联邦地区法院的解释属于一种过于宽泛的概念。联邦巡回法院就此指出：“总之，不管某一机构或实体是否参与商业性营利活动，只要行为有助于促进被指称的侵权者的正当业务，并且不是单纯为娱乐目的；为满足随意的好奇心或严格意义上的哲学探讨，这种行为就不符合十分狭窄和严格限定的实验性使用的抗辩。此外，使用者的营利与非营利地位，不是决定性的因素。”联邦巡回法院在本案中进一步指出：“正确的关注点不应放在杜克(Duke)大学非营利的地位上，而是应当放在杜克(Duke)大学所参与的正当业务上，放在该大学的使用是否单纯为了娱乐，满足随意的好奇心或严格意义上的哲学探讨。”因此，法庭形成了对这一概念的解释意见：单纯出于了解一项发明是否起作用的哲学理由而进行的研究，应被准许进行；但如研究即使是为了普通的商业目的，进行研究工作的从业者，也将被排除在豁免范畴之外。^{^[10]} 因此，目前在美国，研究豁免的问题拟由高法院处理。

现时的欧洲法律，允许教育机构进行个人、非商业性使用和实验使用。《欧洲专利公约》在涉及研究豁免争议的侵权问题上，又回归到国内法的规定；不过《欧洲专利公约》第 31 条(b)款，则是有关这一内容的现行规定。本条规定指出：“为研究目的从事与专利发明主题相关的行为，不被视为侵权。”在英国，依据 1977 年《专利法》第 60 条第(5)款的规定，私人使用，是私下进行的、非商业性目的行为和出于实验目的针对发明主题的行为。这些条款与《德国专利法》第 11 条的规定相似。许多国家都把研究例外和(强制)博拉(Bolar)规定，用来作为推动科学与技术的一种规定。它们允许研究人员使用专利发明进行研究，以更加充分地了解发明。此外，有些国家还允许通用药品的制造商使用专利发明，以便在未经专利所有人许可并在专利保护期届满之前，从例如公共卫生主管当局取得销售许可。这样在专利保护期届满后，这些仿制药生产商就可以马上开始销售其自己生产的产品。这种规定有时被称为 “强制例外”或“博拉”(Bolar)规定。^{^[11]} TRIPS 协定第 30 条以更广的视角涉及了这个问题：“成员可对所授予的专有权规定有限的例外，只要在顾及第三方合法利益的前提下，该例外并未与专利的正常利用不合理地冲突，也并未不合理地损害专利所有人的合法利益。”^{^[12]}

TRIPS 协定规定的标准，就是正常利用和非不合理的损害。在多边层面，世界贸易组织(WTO)也通过加拿大医药制品专利保护的争议解决案例确立了判例；加拿大的法律遵照TRIPS 协定，准予通用药品的制造商可不经专利所有人许可，在专利保护期届满前从公共卫生主管机构获取销售许可；专门小组支持这一做法。通用药品生产厂家据此等到专利保护期一过，即可销售其生产的药品。在加拿大案例中，这种灵活性只限于强制许可，不适用于专利商品的制造与储存。

后，研究豁免本身也有自己的麻烦。出现的问题涉及到这个议题本身，因为它引发了更多的不满，例如对研究方法授予专利的问题。目前国际上有关对研究方法授予专利的辩论，源于对研究方法授予专利的性质，和因方法而产生的种种难题。争辩的论点认为，对研究工具授予专利的做法，阻止了信息的公开交流；材料转让协议增加了交易成本，在生物技术方面尤其如此；与此同时也使所有权的问题更趋复杂。^{^[13]} 大量地对研究方法授予发明专利，对研究方法本身也是一种限制，影响了开展研究工作的研究能力。

结论

本部分内容，对研究豁免与专利以及研究豁免与研究机构和研究型公司之间存在着怎样的关系，一一进行了探讨。许多国家把研究豁免和博拉规定作为用来推动科学与技术的一种规定。这些国家允许研究人员使用专利发明进行研究，以便更充分地了解发明。此外，有些国家还允许通用药品的制造商使用专利发明，从而在未经专利所有人许可并在专利保护期届满之前，从例如公共卫生主管当局取得销售许可。研究豁免问题直接关系到美国的大学，目前拟由高法院对这一问题进行处理。在多边层面，也通过加拿大医药制品专利保护的争议解决案例确立了判例；加拿大的法律遵照 TRIPS 协定，准予通用药品的制造商可不经专利所有人许可，在专利保护期届满前，从公共卫生主管机构获取销售许可；专门小组支持这一做法。专利法的这一领域引发了

公开论战，这场辩论是因为对研究方法授予专利而出现的紧张局势所造成的。

四、标准与专利

标准与专利(例如，电子工业的案例研究)

什么是标准？

在我们生活的周围，到处是技术标准。几乎市场中的所有产品，都是根据一项或多项标准开发而成的。在每一产品的创新阶段，就要考虑到这些标准。食品或汽车标准会使我们想到，符合产品和服务的标准，就可以为产品和服务的质量、安全、可靠性以及对环境的影响提供保证。这就涉及了技术的知识产权管理。

标准，对市场上新技术的广泛采用而言，是至关重要的，电子与电信领域的情形尤其是这样。标准可为开发与竞争公司具有互操作性和兼容性的产品提供便利。标准可以使我们能用一个部件取代特定产品的另一部件。因此，标准为某一特定技术领域的所有公司，提供了统一的技术平台和规模经济效益，从而减少了交易成本。即使实行免交使用费的政策(参见下文)，在某些技术领域，标准化的利益，也会超过使用费收益方的损失，因为确保互操作性标准，可以扩大市场的整体容量。

将专利技术纳入标准

如果标准的执行需要使用专利技术，那么专利与标准之间产生冲突的可能性就会增加。一方面，一个标准制定团体组织(简称 SSBO)——通常包括某一技术开发领域的相关公司——的目标，就是要确立可以在市场广泛应用的标准化技术。而另一方面，在相关技术领域拥有自己专利的公司，出于其商业动机，则大力推行采用其自己标准的专利技术，从使用费的杠杆作用中获利。如此看来，专利权所有人与想让企业使用或采用标准技术的其他人群之间存在着利益冲突。

国际标准化组织(简称 ISO)和国际电工技术委员会(简称 IEC)(制定电工标准)，即是一个标准制定团体的例子。由 ISO/IEC 组成的联合委员会，负责监督专利政策。该委员会根据每个组织的任务，并与在类似领域工作的其他组织协作，寻求制定有关技术和操作事项的自愿协议，以确保国际上的兼容性/一致性。这些标准经常包含专利和类似权利所涵盖的规定，原则是确保标准可在全世界范围内得到公平合理地应用和使用。ISO 和 IEC 从专利所有人处获取声明，表明他们愿意以合理、不歧视的条件，向全世界申请人发放使用许可，专利所有人通常将其技术在该委员会的一个数据库中登记。虽然专利制度和标准制定活动由来已久，但在不久之前围绕着专利与标准议题的辩论有增无减。这种情况可能与一系列原因有关，包括以下因素：^{^[14]} 涉及专利技术的标准的数量不断增加；公司更加热衷于从自己的知识产权中获利，以在国际上竞争；一些争议案例已经引起公众对与标准有关的专利问题的关注。此外，由于技术日趋复杂，一项标准可能涉及到数量越来越多的专利。

专利所有人如果拒绝发放使用许可或要求支付高额使用费，可以此阻止他人实施标准，因为用这种敲竹杠的方法，不可能使其他方当事人签订一项使用许可协议。这种做法显然有悖于技术标准化的目的。为减少争议风险并确保顺利、广泛传播标准化技术，多数标准制定团体组织(SSBOs)制定了其自己的专利政策。

首先，为避免潜在的争议，许多标准制定团体组织(SSBOs)要求参与标准制定进程的有关各方，将任何可能涉及正在审议标准的相关专利(有时还包括专利申请)的存在，向标准制定团体组织(SSBOs)的其他成员公开，这样就可以在标准制定进程中考虑这一实际情况。

其二，如存在任何涉及正在审议的标准的专利(或专利申请)，并且决定采取该标准，许多标准制定团体组织(SSBOs)就会要求专利权所有人同意以合理、非歧视的条件发放使用许可(简称 RAND 使用许可)。如专利权所有人不同意这种条件，则不应采用所审议的标准，标准制定团体组织(SSBO)应对该标准作进一步审查。有些标准制定团体组织(SSBOs)，如 W3C，采用了免于缴纳使用费(简称 RF)的使用许可政策。依据这一政策，专利持有人被要求签订互惠的免缴使用费(RF)使用许可。换言之，专利持有人以免缴使用费的方式提供其技术，条件是被许可人根据同样的免缴使用费(RF)条件，提供其执行该标准所需的技术。

每个标准制定团体组织(SSBO)确立各自的专利政策，试图为专利权所有人和其他当事人在成本与风险之间找到一个平衡点。不同的政策，要根据每一标准制定团体组织(SSBO)的不同特点来制定，诸如有关的技术、涉及的参与人、对不参与人群的影响以及标准制定团体组织(SSBO)的能力。比如，许多人把国际互联网的开放性看作是继续取得成功不可或缺的要素，国际互联网界倾向采取免缴使用费(RF)使用许可，而不想采用合理、非歧视(RAND)的使用许可方式。一般而言，多数标准制定团体组织 (SSBOs)既不涉及与专利相关的协议(诸如订立使用许可)，也不介入涉及相关专利的效力与范围的争议解决。与涉及其他任何政策一样，应以明确的方式草拟专利政策，来不得半点含糊。下面的案例告诉我们，出现不同解释的可能性，会造成各方当事人之间的争议。

[Rambus Inc. v. Infineon Techs. AG, 318 F.3d 1081, 1085, 1100 (Fed. Cir. 2003)]

Rambus 诉 Infineon 和其他相关人，在制作由电子设备工程联合委员会(简称 JEDEC)制定的被认为属免缴使用费的同步动态随机存取存储器(简称 SDRAM)标准时，侵犯其有关同步动态随机存取存储器(SDRAM)的四项专利。Rambus 自 1992 年至

1996 年加入了电子设备工程联合委员会(JEDEC)，在此期间，Rambus 没有公开它于 1990 年提交的未决待审申请。这项申请后来分解为若干分案申请和附加申请，其中的部分申请，即成为所争议的四项专利。关键问题是 Rambus 试图修正其权利要求，以便在不公开专利申请存在的情况下，涵盖电子设备工程联合委员会(JEDEC)的标准。联邦巡回上诉法院(简称 CAFC)审结此案，认定，Rambus 并未对电子设备工程联合委员会 (JEDEC)犯有欺诈行为，因为它发现电子设备工程联合委员会(JEDEC)没有一项具体政策责成 Rambus 必须公开任何未决待审查的申请。

专利联盟

当事人一旦订立协议，标准制定活动理应避免利用专利抬价的现象，因为这样会阻碍技术的广泛转播。在诸如数字技术和电信等领域，有更多的标准制定活动，以复杂方式涉及不同的专利。当不同的专利权所有人拥有一系列与标准相关的专利时，应对这种情况的一种方法，被称之为专利联盟。虽然每一个专利联盟都有不同的安排，但具有典型意义的是，一个联盟可使参与标准制定的专利权所有人使用同源专利；为同源专利，向不属于专利联盟成员的被许可人提供标准使用许可协议，并根据该协议，向专利联盟的每个成员分配一定比例的许可费。为制定视频编码标准—2(简称

MPEG-2)标准的而建立的联盟，是成功的一个专利联盟范例。

另一方面，专利联盟须得到专利联盟成员开展业务所在的管辖区反垄断主管当局的许可。如果该联盟属于国际性的，建立一个涉及不同竞争主管机构的专利联盟就比较困难。因为这些主管机构管理专利联盟的方式不同，并且目前不适用准许开展这种专利联盟所依据条件的国际统一指导方针。存在着的一种风险就是某些公司，对于标准化进程和专利联盟可能采取置之度外的态度。怎样对付这种“局外人”，成为标准化组织目前所面临的问题之一。

[视频编码标准—2(MPEG-2)专利联盟]

视频编码标准—2(MPEG-2)是一项标准技术，它能确保可用的数字视频信号的有效传输、储存和显示，例如通过卫星传送或在个人电脑上显示。为此建立了一个专利联盟，确保以公平、合理和不歧视的方式获得标准所包含的专利技术。根据联盟协议，专利权所有人向一个管理机构——MPEG LA发放了与视频编码标准—2(MPEG-2) 相关专利的使用许可。 ^{^[15]} 使用许可允许按照一项单一的使用许可协议规定的固定费率，以相同条件获得同源专利。此外，它要经常审查值得纳入专利联盟的新的专利技术。联盟包括 120 多项“基本专利”和更多的“相关专利”。

结论

把专利技术纳入标准的做法，导致出现专利与标准之间相互冲突的可能。如果标准的执行需要使用专利技术，就会出现争议。尽管专利制度和标准制定活动由来已久，但它们十分复杂。在一项标准中，会涉及到数量越来越多的专利。技术的复杂性增加了，如果有任何专利(或专利申请)涉及到审议的标准，情况尤其是这样。许多标准制定团体组织(SSBOs)要求专利权所有人同意以合理、不歧视的条件进行使用许可。一旦有关各方订立了使用许可，就要避免用专利抬高使用费价格的做法，因为这样会阻止技术的广泛传播。应对不同专利权所有人拥有一系列与标准相关专利的方法，就是采用专利联盟的方法。

[1] 请访问下列网站：www.ostp.gov

[2] 请访问下列网站：www.ostp.gov

[3] 《知识产权—推动经济增长的动力》第四章，94-96 页。

[4] 请访问下列网站：http://www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/iprs/PP/PP_3CH_05.pdf

[5] 大学向企业的知识转让：文献概览与未回答的问题。Ajay Aggrawal，请访问下列网站： http://www.rotman.utoronto.ca/Ajay.Agrawal/Documents/Agrawal-IJMR.pdf

[6] 参见《贝伊─多尔法案》

[7] 国立卫生研究院技术转让办公室网站：http://ott.od.nih.gov/res_tools.html

[8] 请访问下列网站：http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements/

[9] § 271. 专利侵权

(a) 除本项权利另有规定，任何人在专利保护期内，未经许可在美国制造、使用、许诺销售或销售任何专利发明或向美国进口任何专利发明，即为专利侵权。

[10] Murashige Kate所著文章：专利与研究，一种不稳定的联盟，《学术医学》第 77 卷，第 12 号，2002 年 12 月，（第二部分：132）。

[11] 请访问下列网站：http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm

[12] § 271. 专利侵权，（e）

(1) 根据规定制造、使用、或者销售药品或动物生物制品的联邦法律，如果仅仅是为了与开发和提供信息相关的合理使用，下列行为不构成侵权：制造、使用、许诺销售、或者在美国境内销售或进口到美国某一已获专利的发明（除了一项新的动物药品或其主要制造用于重组 DNA、重组 RNA、细胞融合技术、或其它涉及具体基因处理技术的工艺（正如联邦食品、药品及化妆品法案及 1913 年 3 月 4 日法案所规定的条件））。

[13] Murashige Kate所著文章：专利与研究，一种不稳定的联盟，《学术医学》第 77 卷，第 12 号，2002 年 12 月，（第二部分：132）。

[14] 《国际电信联盟远程通信标准化组专利政策执行指导方针》。请参见下列网站： http://www.itu.int/ITU-T/ dbase/patent/index.html

[15] 请访问下列网站：http://www.mpegla.com

本资源来自中国知识产权远程教育 (DL 301) 仅供学习交流

posted @ 2019-05-19 22:02 Zander_Zhao 阅读(783) 评论(0) 编辑收藏举报

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Zander Zhao

To the time to life, rather than to life in time .

130.专利权

1.专利制度的宏观经济影响

1.1 目 标

1.2 简 介

1．专利与自由、公平的市场竞争

2．专利政策与经济增长

3．专利的经济影响

4．创新、研发与专利

5 专利对企业与日常生活的影响

2.专利申请

2.1目 标

2.2 背 景

2.2.1 专利申请

2.2.2关于可专利主题的简要讨论

2.2.3可专利性

2.2.4 明的技术公开

2.3 一件专利申请的不同部分

2.4 提交专利申请的程序

2.4.1 形式审查

2.4.2 实质审查

2.4.3 授予专利权

2.5 申请日

2.6 专利申请实例(国家和地区专利局的申请)

2.6.1国家专利申请实例(图 1)

(来源：Patent FetcherTM)

2.6.2 国家专利申请实例(图 2)

2.6.3 地区专利申请实例(图 3)

2.6.4 地区专利申请实例(图 4)

(专利申请号 EP1813178)

2.6.5 PCT申请实例(图 5)

2.7 小结

3.国际专利体系的不同层面(国家、地区和国际的选择)

1．国家专利法律/立法

自测题 1：向本国专利局提交专利申请的原因是什么？

2．地区专利法律/立法

· 《欧洲专利公约》(截至 2008 年 9 月有 35 个成员国和 4 个延伸国)

· 《欧亚专利公约》(截至 2008 年 9 月有 19 个成员国)

· 《安第斯共同体关于知识产权共同体系的第 486 号决议》(截至 2008 年 9 月，有 4 个成员国，5 个准成员国和 2 个观察员国)

· 《海湾阿拉伯国家合作理事会专利规则》(海湾合作理事会(简称 GCC))(截至

自测题 2：向地区专利局提出专利申请的现实原因是什么？

自测题 3：你能指出至少三个规定地区性专利保护的协议吗？请访问为了使

3．专利国际条约

专利合作条约（PCT）体系

自测题 4：提出国际申请的好处是什么？

自测题 5：为了获得对于发明的专利保护，存在哪些不同选择？

征吗？

第三单元小结

4.

自测题 2：你能否列举除专利之外保护发明的三种类型并说明为什么要完善保护发明的其他方法？

2. 实用新型

3．商业秘密

4．技术诀窍协议：

自测题 5：你能否举例说明有形与无形形式的技术诀窍？

第四单元小结

第五单元：法律问题

1.一般法律原则

自测题(SAQ)

自测题 1：国民待遇的定义

自测题(SAQ)

自测题 2：为什么国民待遇作为巴黎公约 重要的规则之一，而 TRIPS 也采用了相似的规则？

自测题(SAQ)

自测题 3：你能列出“优先权”规则的至少三个益处吗？

自测题(SAQ)

自测题 4：“专利独立性”原则背后的原理是什么，以及哪个国际条约确认该原则？

2．与授予专利相关的具体法律问题

2.1 可专利性条件

自测题(SAQ)

自测题 5：是否能用一句话描述发明和专利的区别？

自测题(SAQ)

自测题 6：你是否能描述在专利授权程序中作为条件的工业适用性或者实用性的双重检验？

2.2 辅助要件

自测题(SAQ)

自测题 7：简要地分析关于构成“现有技术”的不同观点？

自测题 8：既然专利文献非常重要，特别是说明书，你能简单地解释权利要求的结构及予以解释的重要性吗？

2.3 异议程序

2.4 宽限期

2.5 临时申请

自测题(SAQ)

1.1 目标

1.2 简介

2.1目标

2.2 背景

(来源：Patent Fetcher^TM)

自测题 2：为什么国民待遇作为巴黎公约重要的规则之一，而 TRIPS 也采用了相似的规则？

目标

执法

5. 救济：

简介：

1.2.1 简介

5.1 简介

6.1 简介

6.3.1 仲裁

6.3.2 调解